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擬出口的OEM產(chǎn)品的商標(biāo)問題

原始設(shè)備制造（OEM）在中國是一項(xiàng)大業(yè)務(wù)。OEM產(chǎn)品是OEM公司根據(jù)采購公司的規(guī)格和設(shè)計(jì)生產(chǎn)的商品，然后以采購公司的品牌出售。本報(bào)告考慮了專門為中國出口生產(chǎn)的OEM產(chǎn)品中的商標(biāo)問題。

每年提交的數(shù)百萬商標(biāo)申請(qǐng)都是針對(duì)此類產(chǎn)品的。那么，在OEM產(chǎn)品上使用商標(biāo)是否可以滿足防止非使用取消的使用要求？在異議或無效訴訟中要求獲得市場(chǎng)聲譽(yù)是否足夠？在用于出口的OEM產(chǎn)品上使用商標(biāo)是否構(gòu)成侵權(quán)？

取消不使用

根據(jù)中國《商標(biāo)法》，商標(biāo)注冊(cè)已經(jīng)三年，很容易因不使用而被撤銷。任何第三方都可以通過向中國商標(biāo)局（CTMO）提出不使用的取消訴訟來質(zhì)疑已存在三年的商標(biāo)注冊(cè)的有效性。然后，權(quán)利人必須提交證據(jù)以證明其已在注冊(cè)的商品或服務(wù)上使用了商標(biāo)，以維持其注冊(cè)。

在OEM產(chǎn)品上使用商標(biāo)足以滿足使用要求并抵制非使用取消行為。

經(jīng)修訂的《商標(biāo)法》第49條第2款規(guī)定，商標(biāo)局將無正當(dāng)理由取消連續(xù)三年未使用的商標(biāo)注冊(cè)。

一家英國公司于1995年在中國注冊(cè)了SCALEXTRIC商標(biāo)。1998年至2001年，該商標(biāo)的有效性因不使用而受到質(zhì)疑。證據(jù)表明，在此期間，帶有SCALEXTRIC商標(biāo)的產(chǎn)品是由一家OEM制造商在中國制造的與權(quán)利人的購買合同。這些貨物然后從中國經(jīng)香港出口到英國；他們從來沒有在中國市場(chǎng)上出售。

商標(biāo)局取消了不使用的商標(biāo)注冊(cè)。權(quán)利持有人向商標(biāo)審查與裁決委員會(huì)（TRAB）提交了審查，該裁決維持了該決定。權(quán)利持有人隨后通過向北京市第一中級(jí)人民法院提起上訴，提起法律訴訟，該法院再次維持了TRAB的裁決，并同意該商標(biāo)已用于專門用于中國出口的OEM產(chǎn)品。因此，商標(biāo)不能起到區(qū)分商品原產(chǎn)的作用，因?yàn)槟繕?biāo)消費(fèi)者無法獲得這些商品。因此，這不能被視為商標(biāo)的真實(shí)使用。

該案最終提交北京高級(jí)法院，該法院推翻了先前的裁決，裁定僅在OEM產(chǎn)品上使用商標(biāo)從中國出口，足以維持注冊(cè)以抗擊未使用的撤銷訴訟。其解釋是，第49條第2款旨在鼓勵(lì)商標(biāo)使用。因此，在用于生產(chǎn)商品時(shí)取消商標(biāo)注冊(cè)會(huì)違反中國的鼓勵(lì)對(duì)外貿(mào)易政策，這是不公平的。

北京高院對(duì)有關(guān)或者是可予注冊(cè)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的決定提出上訴的最后一句話商標(biāo)或在爭(zhēng)議商標(biāo)的不同實(shí)體之間的權(quán)利。結(jié)果，這一判斷是一個(gè)重要的先例，在隨后的類似案件中將具有重要意義。

具有商標(biāo)的OEM和市場(chǎng)聲譽(yù)

中國采用了先申請(qǐng)?jiān)瓌t，這意味著為了獲得商標(biāo)保護(hù)，申請(qǐng)人必須申請(qǐng)注冊(cè)。如果申請(qǐng)人不止一個(gè)，則最早的提交者將獲得使用該商標(biāo)的權(quán)利。但是，在每年向CTMO提交的數(shù)百萬商標(biāo)申請(qǐng)中，有大量嘗試企圖劫持他人的商標(biāo)。

修改后的《商標(biāo)法》第32條禁止以不正當(dāng)?shù)氖侄翁岢錾暾?qǐng)，以注冊(cè)另一方在市場(chǎng)上試圖獲得某種影響的商標(biāo)。這種“影響力”是指通過在中國使用商標(biāo)通過銷售和/或廣告獲得的市場(chǎng)聲譽(yù)。

在針對(duì)針對(duì)“無印良品”商標(biāo)的無效行動(dòng)的上訴中，原告聲稱其在先商標(biāo)極具特色，已在中國使用，并通過使用獲得了一定聲譽(yù)。被反對(duì)的商標(biāo)與原告的在先商標(biāo)相同，并且被用于相同或相似的商品。原告聲稱，根據(jù)第三十二條，被駁回的商標(biāo)應(yīng)予駁回。但是，它的主張沒有得到貿(mào)易和金融委員會(huì)，北京第一中級(jí)法院或北京高等法院的支持。

最高法院在重審中裁定，商標(biāo)的功能是區(qū)分特定商品的原產(chǎn)地，而反對(duì)者提供的證據(jù)表明，其在先商標(biāo)被用于專門用于中國出口的OEM產(chǎn)品。這意味著這些商品從未在國內(nèi)市場(chǎng)上出售或做過廣告，因此相關(guān)公眾不可能熟悉該商標(biāo)。因此，不能建立由于先前使用而導(dǎo)致的要求的市場(chǎng)聲譽(yù)。

因此，盡管僅在從中國出口的OEM產(chǎn)品上使用商標(biāo)可能足以維持針對(duì)未使用取消行為的注冊(cè)的有效性，但不足以在異議或無效訴訟中主張市場(chǎng)聲譽(yù)。

注定要出口的商標(biāo)OEM產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)？

2000年3月至2000年5月，Cidesport –西班牙NIKE商標(biāo)的擁有者–浙江動(dòng)物副產(chǎn)品進(jìn)出口公司與當(dāng)?shù)匾患曳b制造商合作制造了4,000多個(gè)滑雪夾克。Cidesport提供了帶有NIKE標(biāo)記的面料，紐扣，品牌卡片和服裝袋，而浙江則進(jìn)口原材料，然后將成品服裝出口到西班牙。在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，體育巨頭耐克（Nike）作為共同被告對(duì)三方提起訴訟。

深圳市中級(jí)人民法院認(rèn)為，未經(jīng)原告許可的三方行為均構(gòu)成共同侵權(quán)。該商標(biāo)耐克國際有限公司的權(quán)利-在中國的NIKE商標(biāo)的擁有者-應(yīng)根據(jù)中國法律保護(hù)。法院命令三名被告立即停止侵權(quán)，銷毀侵權(quán)品牌卡和侵權(quán)物品，賠償原告損失，并承擔(dān)法律費(fèi)用。廣東省高院維持該判決。

但是，在另一起案件中，法院作出了相反的判決。在關(guān)于商標(biāo)JOLIDA＆DEVICE的侵權(quán)糾紛中，原告擁有該商標(biāo)，該商標(biāo)已在第9類放大器等商品中注冊(cè)，并已在海關(guān)記錄。被告是與一家美國公司的購買合同下貼有JOLIDA標(biāo)記的OEM和制造的放大器，后者在美國擁有商標(biāo)權(quán)。2008年7月，JOLIDA品牌的商品因涉嫌假冒被上海海關(guān)扣留。隨后，原告向上海市第一中級(jí)人民法院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。

法院裁定，由于貨物尚未在市場(chǎng)上進(jìn)行分銷，因此無法確定侵權(quán)行為，因此不會(huì)對(duì)中國的消費(fèi)者造成混淆。同時(shí)，OEM產(chǎn)品是根據(jù)購買合同制造的，購買方根據(jù)購買合同在目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行了商標(biāo)注冊(cè)，并且所有商品均專門制造為從中國出口。

上海市高院維持中級(jí)法院的裁定。最高法院隨后在對(duì)海關(guān)總署的答復(fù)中確認(rèn)，在OEM產(chǎn)品上專門用于從中國出口的商標(biāo)使用不構(gòu)成侵權(quán)，因?yàn)镺EM產(chǎn)品不在中國市場(chǎng)出售，而且相關(guān)公眾沒有訪問他們；因此，沒有混淆的可能性。

期待

關(guān)于在OEM產(chǎn)品上僅用于從中國出口的商標(biāo)使用是否構(gòu)成侵權(quán)的問題，一直存在各種爭(zhēng)論。有人認(rèn)為，在經(jīng)修改的《商標(biāo)法》第57條下，在相同或相似商品上使用相同或相似商標(biāo)會(huì)侵犯第三方商標(biāo)權(quán)。但是，其他人則認(rèn)為，由于國內(nèi)消費(fèi)者無法獲得為出口而生產(chǎn)的OEM產(chǎn)品，因此這種行為不能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，因?yàn)樵趪鴥?nèi)市場(chǎng)上不會(huì)造成混淆。

令人遺憾的是，經(jīng)修訂的《商標(biāo)法》（于2014年5月1日生效）沒有對(duì)此問題做出任何澄清。盡管主流觀點(diǎn)認(rèn)為在原定要從中國出口的OEM產(chǎn)品上使用商標(biāo)并不構(gòu)成侵權(quán)，但這個(gè)問題仍有待辯論。

但是，修訂后的法律首次確實(shí)在第48條中將“商標(biāo)的使用”定義為通過在商品，商品的包裝或容器以及貿(mào)易文件或廣告，展覽和其他商品上的使用來區(qū)分商品的來源各種商業(yè)活動(dòng)。這與修正前的《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第3條形成反差，該條增加了“以便區(qū)分商品原產(chǎn)地”一詞，以強(qiáng)調(diào)上述使用形式應(yīng)能有效區(qū)分商品的原產(chǎn)地。該定義暗示商標(biāo)最重要的功能區(qū)分商品的來源，只有當(dāng)商品通過銷售或廣告到達(dá)目標(biāo)消費(fèi)者時(shí)才能實(shí)現(xiàn)。

修訂后的《商標(biāo)法》還引入了一些針對(duì)惡意申請(qǐng)的新規(guī)則，表明了立法機(jī)關(guān)為改善國內(nèi)外企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的環(huán)境的決心。其中包括在特殊情況下在專用于出口的OEM產(chǎn)品上使用商標(biāo)可能足以在相關(guān)公眾的特定部門中贏得聲譽(yù)，從而在針對(duì)劣質(zhì)產(chǎn)品的異議或無效訴訟中占上風(fēng)。信仰申請(qǐng)或注冊(cè)。

自從修改商標(biāo)法以來，法院至今未審理有關(guān)OEM產(chǎn)品的重大爭(zhēng)議?？纯丛谛轮贫认氯绾翁幚硐嚓P(guān)法律問題將很有趣。

標(biāo)簽：重慶大興安嶺運(yùn)城哈爾濱武漢衡陽銀川欽州

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