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產(chǎn)品廣告中敘述性合理使用他人商標(biāo)

【案例】徐州漢都公司訴TCL集團(tuán)公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案

（一）案情簡介

1998年12月，漢都公司經(jīng)國家商標(biāo)局核準(zhǔn)，在第9類計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、照相機(jī)等商品上注冊了“千禧龍QIANXILONG”文字商標(biāo)，注冊證號(hào)為1231026,注冊有效期自1998年12月14日至2008年12月13日。后漢都公司僅僅對該注冊商標(biāo)在較小范圍內(nèi)進(jìn)行了相應(yīng)的廣告宣傳，但尚未生產(chǎn)或銷售該注冊商標(biāo)的電視機(jī)，也未許可他人在電視機(jī)上使用過該商標(biāo)。1999年12月18日至2000年1月30日，TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱TCL公司）及其下屬TCL電器銷售有限公司（以下簡稱TCL銷售公司）在國內(nèi)一些城市開展了“千禧龍大行動(dòng)”為主題的促銷宣傳活動(dòng)。在徐州百貨大樓的宣傳促銷活動(dòng)以及上海《新民晚報(bào)》上刊登的TCL王牌彩電的宣傳品、廣告橫蠅和報(bào)紙廣告中，均使用了“千禧龍大行動(dòng)”字樣及龍形圖案宣傳的內(nèi)容包括：賀千禧巨歲看世紀(jì)王牌，龍騰盛世禧滿神州，TCL王牌千禧龍大行動(dòng)。從TCL公司宣傳廣告的布局、文字圖形的總體上觀察，廣告語詞中雖然含有“千禧龍”的字樣，但是TCL公司在宣傳廣告的醒目位置更多使用的是自己的“TCL”商標(biāo)。

（二）本案涉及的知識(shí)點(diǎn)

判斷在產(chǎn)品促銷活動(dòng)廣告詞中使用與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字是否侵犯商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)以這種使用行為是否容易造成相關(guān)公眾對商品和服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，是否借用他人注冊商標(biāo)的信譽(yù)為自己謀取不正當(dāng)利益，或者是否對注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

（三）與本案有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)

商標(biāo)法第52條第（1）項(xiàng)、第（5）項(xiàng)未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似商標(biāo)的；給他人的注冊商標(biāo)造成其他損害的，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。

商標(biāo)法實(shí)施條例第50條第（1）項(xiàng)在同一種或者類似商品上,將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的屬于商標(biāo)法第52條第（5）項(xiàng)所稱侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。

第49條注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào),或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正常使用。

最高人民法院2003年7月31日給對本案的批復(fù)［（2003）民三他字第4號(hào)］:判斷在產(chǎn)品促銷活動(dòng)中使用與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字是否侵犯商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)以這種使用行為是否容易造成相關(guān)公眾對商品和服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，是否借用他人注冊商標(biāo)的信譽(yù)為自己謀取不正當(dāng)利益，或者是否對注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。由于在產(chǎn)品促銷活動(dòng)中使用與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字，不同于在商品和服務(wù)中直接使用他人注冊商標(biāo)，因此，在認(rèn)定是否造成“混淆”、“借用”、“損害”等事實(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別注意：L要考慮注冊商標(biāo)的知名度與顯著性。2.要對產(chǎn)品促銷活動(dòng)中使用他人商標(biāo)的具體情形進(jìn)行分析，如行為人是否將他人商標(biāo)作為自己的商標(biāo)或者自己的商品名稱使用，是否在使用他人商標(biāo)的方式、時(shí)間等方面容易使相關(guān)公眾混淆商品或者服務(wù)的來源，或者誤認(rèn)商品、服務(wù)的提供者存在特殊的關(guān)系等。

（四）當(dāng)事人的意見及其理由

本案原告訴稱：TCL公司在其電視機(jī)的促銷活動(dòng)中，在同一種（電視機(jī)）商品上，將與我公司擁有的注冊商標(biāo)近似的“千禧龍”文字、圖形作為商品名稱或者商品裝潢使用，并足以造成消費(fèi)者的誤認(rèn)，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)行為，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

本案被告辯稱：我公司銷售推廣活動(dòng)中使用“千禧龍”，不是作為商標(biāo)使用，并不構(gòu)成對漢都公司商標(biāo)權(quán)的侵權(quán)。TCL銷售公司在“千禧龍大行動(dòng)”中敘述性使用“千禧龍”，屬于正當(dāng)使用，是正常行使自己的權(quán)利，請求法院駁回漢都公司的訴訟請求。

（五）法院的判決結(jié)果及其理由

一審法院認(rèn)為TCL公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。二審法院則認(rèn)為：TCL公司在銷售推廣TCL王牌彩電活動(dòng)中使用“千禧龍”文字不構(gòu)成對漢都公司商標(biāo)權(quán)的侵權(quán)，故改判駁回漢都公司的訴訟請求。

（六）評(píng)述

1.“千禧龍”一般敘述性詞匯商標(biāo)的保護(hù)范圍限制

通說認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)包括使用權(quán)和禁止權(quán)，使用權(quán)是商標(biāo)權(quán)人使用其商標(biāo)的范圍，以核準(zhǔn)的文字、圖形和核定使用的商品為限；禁止權(quán)，是指商標(biāo)權(quán)人禁止他人使用的范圍，即商標(biāo)權(quán)人可以禁止他人在同一種商品或類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。因此司法實(shí)踐中，關(guān)于禁止權(quán)的解釋范圍體現(xiàn)法官對案件的認(rèn)知水平。在界定禁止權(quán)的范圍時(shí)，恰恰是商標(biāo)顯著性（個(gè)性）起到了決定性作用，而爭議最大的是關(guān)于敘述性詞匯構(gòu)成商標(biāo)的禁止權(quán)保護(hù)范圍問題。關(guān)于敘述性商標(biāo)的顯著性及其保護(hù)原則，美國的泰勒法官作過精辟的分析：一般而言，訴稱構(gòu)成“商標(biāo)”的請求可能包括這樣一些類型：（1）一般的或普通的描述性術(shù)語。一般或普通的描述性術(shù)語,通常是一種物品的名稱或?qū)λ拿枋?，如“家用電器”。?shí)踐中，在任何情況下，這種術(shù)語（或稱為通用詞匯）都不應(yīng)該成為一個(gè)商標(biāo)。（2）描述性術(shù)語。有時(shí)候，描述性術(shù)語（又稱為敘述性詞匯）是特別地描述一件物品的特征或成分，如“立白洗衣粉”。因?yàn)檫@種含義的術(shù)語可以描述“商標(biāo)申請者之商品的特性”，所以，它可以成為一個(gè)有效的商標(biāo)。（3）提示性的術(shù)語。提示性術(shù)語不同于描述性術(shù)語，它要求該術(shù)語的接受者或聽眾可以通過想象和感性認(rèn)識(shí)來特定化該物品的性質(zhì)，比如，用“gobble-gobble”的火雞叫聲來特指火雞。實(shí)踐中，這種術(shù)語的商標(biāo)性質(zhì)也可以得到保護(hù)。（4）任意的或想象的術(shù)語。任意或想象的術(shù)語，比如“SONY”，這種術(shù)語可以與提示性術(shù)語一樣得到法律的充分和完全保護(hù)，在實(shí)踐中也不易引起爭議。結(jié)合本案，“千禧龍”整體屬于兩個(gè)通用詞匯的組合，包括通用詞匯“千禧”和通用詞匯“龍（龍年）因?yàn)椤扒ъ痹谖鞣揭呀?jīng)流傳千年，其在基督教教義中有“千年王國”的涵義；而“龍”或“龍年”，對于中華民族來說已經(jīng)是一種象征，其祥和和尊貴的涵義家喻戶曉；客觀上說，如果僅就上述兩個(gè)通用詞匯分別單獨(dú)申請注冊，由于商標(biāo)顯著性的限制，未必獲得批準(zhǔn)。而公元2000年是公歷新千年的開始，又恰逢中國農(nóng)歷龍年，這種排列需要三千年才有一周期輪回。因此，漢都公司將西方的“千禧”與東方的“龍年”組合成為“千禧龍”詞組并申請商標(biāo)的注冊，緊扣即將到來的公歷2000年“千禧”與農(nóng)歷“龍年”的時(shí)代氣息，兩個(gè)顯著性不明顯的通用詞匯組合成為一個(gè)新的時(shí)間敘述性詞匯有了一定的顯著性，得以被核準(zhǔn)注冊，類似的通用詞匯組合有大名鼎鼎的“美標(biāo)”組合"AMERICANSTANDARD"0因此說，不能因?yàn)榻M成部分是“千禧”和“龍年”一般不具有顯著性，而否定它們的組合可能產(chǎn)生的顯著性。一方面，首先是漢都公司的“千禧龍”商標(biāo)已經(jīng)我國商標(biāo)管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊，且尚在有效期內(nèi)，故漢都公司對該注冊商標(biāo)享有專用權(quán)，應(yīng)受到法律的保護(hù)。另一方面，“千禧龍”作為敘述性詞匯的第二含義商標(biāo)弱化了其顯著性，不能禁止他人在第一含義項(xiàng)下合理、正當(dāng)?shù)氖褂?；這個(gè)限制不是中國特有的，各國均有類似于此的規(guī)定。如美國法院認(rèn)為法定合理使用的立法目的在于“商標(biāo)的注冊人或持有人不能將某一描述性的短語作為其獨(dú)占使用的權(quán)利加以限定，從而剝奪他人對其商品進(jìn)行準(zhǔn)確描述的權(quán)利”。[1)由于商標(biāo)法允許敘述性短語在獲得“第二含義”的情況下成為商標(biāo)，為商標(biāo)權(quán)利人專用，這勢必將限制他人使用原本屬于公共領(lǐng)域的短語的權(quán)利，因此原則上講，如果他人在“第一含義”上敘述性地使用他人商標(biāo)，商標(biāo)權(quán)利人無權(quán)阻卻。故“千禧龍”商標(biāo)在其使用過程中，法院對于該商標(biāo)禁止權(quán)的范圍解釋和確定時(shí)，要予以適當(dāng)?shù)南拗啤?br />
2.促銷廣告中敘述性使用“千禧龍”屬于合理使用，并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

(1)我國商標(biāo)的合理使用問題。一直以來，多數(shù)人把商標(biāo)看成禁忌，而不是把消費(fèi)者區(qū)分商品或服務(wù)來源放在首要位置。在我國商標(biāo)的執(zhí)法實(shí)踐中，對于商標(biāo)禁止權(quán)的絕對保護(hù)一般是高于對其的限制，因此無論是舊的商標(biāo)法或現(xiàn)行商標(biāo)法關(guān)于商標(biāo)合理使用一直沒有進(jìn)行明確的規(guī)定，也許不僅僅是立法的疏忽，更多的是涉及利益平衡的執(zhí)法理念問題。實(shí)際上在一些保護(hù)商標(biāo)的國際公約或協(xié)議中，對商標(biāo)權(quán)的合理使用都進(jìn)行了規(guī)定。如TRIPS協(xié)議第17條規(guī)定，“成員可以對商標(biāo)權(quán)規(guī)定有限的例外，諸如描述性詞語的正當(dāng)使用，只要此種例外考慮了商標(biāo)所有人和第三人的合法利益”。國內(nèi)關(guān)于商標(biāo)的正當(dāng)使用更多地是出現(xiàn)在工商管理部門或最高法院的解釋與批復(fù)中。國家工商局1999年頒布的《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第7條第2款規(guī)定：“他人正常使用服務(wù)行業(yè)慣用的標(biāo)志，以及以正常方式使用商號(hào)（字號(hào)）、姓名、地名、服務(wù)場所名稱，表示服務(wù)特點(diǎn)，對服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行說明等，不構(gòu)成侵犯服務(wù)商標(biāo)專用權(quán)行為，但具有明顯不正當(dāng)競爭意圖的除外。”同年的《關(guān)于商標(biāo)行政執(zhí)法中若干問題的意見》第9條也有類似的規(guī)定：“下列使用與注冊商標(biāo)相同或者近似的文字、圖形的行為，不屬于商標(biāo)侵權(quán)行為：（一）善意地使用自己的名稱或者地址；（二）善意地說明商品或者服務(wù)的特征或者屬性，尤其是說明商品或者服務(wù)的質(zhì)量、用途、地理來源、種類、價(jià)值及提供日期?！爆F(xiàn)行商標(biāo)法對商標(biāo)的合理使用問題雖未明確規(guī)定，但在之后頒布的行政性規(guī)章商標(biāo)法實(shí)施條例則規(guī)定了商標(biāo)的合理使用問題。其中第49條規(guī)定：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正常使用?！?br />
結(jié)合國內(nèi)外商標(biāo)法律的相關(guān)規(guī)定和保護(hù)實(shí)踐，商標(biāo)的合理使用至少應(yīng)當(dāng)具備以下要件：第一，使用該名稱僅為說明該當(dāng)事人的商品或服務(wù)；因?yàn)樵撁Q并非用于標(biāo)示該當(dāng)事人的商品或服務(wù)的來源，其目的僅僅為了說明商品或服務(wù)，一般不會(huì)損害商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利。第二，所使用的名稱不是作為商品商標(biāo)或者服務(wù)商標(biāo)來使用的；這通常是指使用者在主觀上并無作為商標(biāo)來用的意圖，在客觀上并不足以造成消費(fèi)者的誤認(rèn)。第三，是善意且合理使用。最高法院的批復(fù)中進(jìn)一步明確了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：判斷在產(chǎn)品促銷活動(dòng)中使用與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字是否侵犯商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)以這種使用行為是否容易造成相關(guān)公眾對商品和服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆，是否借用他人注冊商標(biāo)的信譽(yù)為自己謀取不正當(dāng)利益，或者是否對注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

(2)本案是否符合合理使用問題。按照最高法院批復(fù)精神，要判斷TCL公司在促銷活動(dòng)廣告中直接使用“千禧龍”文字作為廣告宣傳詞，是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。首先要判定TCL公司廣告宣傳詞語中的使用是否商標(biāo)意義上的使用；同時(shí)需要就是否產(chǎn)生混淆、是否借用“千禧龍”為其謀取不正當(dāng)利益，以及是否對“千禧龍”商標(biāo)造成其他損害為標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行綜合判定。

TCL公司在促銷活動(dòng)廣告中直接使用“千禧龍”文字作為廣告宣傳詞，不能認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用。綜觀整個(gè)案件，TCL的廣告宣傳內(nèi)容包括：賀千禧巨歲看世紀(jì)王牌，龍騰盛世禧滿神州，TCL王牌千禧龍大行動(dòng)。涉案的“TCL王牌千禧龍大行動(dòng)”一句中并不存在突出使用“千禧龍”的情形，而只是將“千禧龍大行動(dòng)”作為一次特定的促銷活動(dòng)的時(shí)間概念，這種使用并不是商標(biāo)意義上的使用，或其他涉及商標(biāo)侵權(quán)意義上的使用。具體分析：首先，TCL公司在其生產(chǎn)的電視機(jī)上使用了其自己的商標(biāo)“TCL”王牌，而并未使用“千禧龍”作為商標(biāo)，而且在所有宣傳中TCL公司也都是在醒目位置使用了自己的商標(biāo)“TCL”王牌，因此，TCL公司在促銷活動(dòng)中使用“千禧龍”應(yīng)被理解為非商標(biāo)意義上的使用。其次，也不符合商品的特有名稱和特有包裝、裝潢意義上的使用。包裝，一般理解為識(shí)別商品以及方便攜帶、儲(chǔ)運(yùn)而使用在商品上的輔助物和容器，而裝潢則是為識(shí)別與美化商品而在商品上或其包裝上附加的文字、圖案、色彩及其排列組合，無論是包裝還是裝潢均不能脫離商品而獨(dú)立存在，商品特有的包裝、裝潢反映著商品的個(gè)性，傳遞的是商品提供者的信息，具有商業(yè)標(biāo)識(shí)的作用。TCL公司在電視機(jī)及其包裝上均未使用“千禧龍”，因此一般并不存在有人將“千禧龍”理解為“TCL”王牌彩電的商品名稱，因此，TCL公司在促銷宣傳中使用“千禧龍”顯然也不屬于特有商品名稱和特有包裝、裝潢意義上的使用。

TCL公司在促銷活動(dòng)廣告中直接使用“千禧龍”文字作為廣告宣傳詞，沒有造成“混淆”、“借用”，也未造成其他損害。按照最高法院的批復(fù)，要判斷TCL公司在產(chǎn)品促銷活動(dòng)中使用與“千禧龍”相同或者相近似的文字是否侵犯商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)以這種使用行為是否容易造成相關(guān)公眾對TCL電視機(jī)這種商品和其服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，是否借用“千禧龍”商標(biāo)的信譽(yù)為自己謀取不正當(dāng)利益，或者是否對“千禧龍”商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害等為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。按照最高法院的理解，在認(rèn)定是否造成“混淆”、“借用”、“損害”等事實(shí)時(shí),需要注意兩個(gè)方面：一是要考慮注冊商標(biāo)的知名度與顯著性。商標(biāo)的顯著性，即能夠起到區(qū)別作用的特性的強(qiáng)弱，是商標(biāo)侵權(quán)判斷中確定商標(biāo)專用權(quán)權(quán)利范圍以及確認(rèn)是否構(gòu)成侵權(quán)的重要因素之一。知名度高顯著性強(qiáng)的商標(biāo)，被“混淆”、“借用”的可能性就大，而知名度低顯著性弱的商標(biāo)，被“混淆”、“借用”的可能性就小。二是要對產(chǎn)品促銷活動(dòng)中使用他人商標(biāo)的具體情形進(jìn)行分析，如行為人是否將他人商標(biāo)作為自己的商標(biāo)或者自己的商品名稱使用，是否在使用他人商標(biāo)的方式、時(shí)間等方面容易使相關(guān)公眾混淆商品或者服務(wù)的來源，或者誤認(rèn)商品、服務(wù)的提供者存在特殊的關(guān)系等。

基于此，法院最終認(rèn)為：（1）TCL公司既未在商品或商品包裝上使用“千禧龍”文字，也未將“千禧龍”作為商標(biāo)使用，而只是在TCL王牌彩電促銷活動(dòng)中將“千禧龍”文字作為宣傳用語使用。且在相關(guān)的廣告宣傳中，TCL公司在顯著位置標(biāo)明了其注冊商標(biāo)“TCL”，客觀上不會(huì)使相關(guān)公眾將“千禧龍”誤認(rèn)為商品商標(biāo)，不屬于原商標(biāo)法第38條第1款第（4）項(xiàng)及實(shí)施細(xì)則第41條第1款第（2）項(xiàng)規(guī)定的“在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標(biāo)相同或近似的文字、圖形作為商品名稱或者商品裝潢使用”的情形。（2）2000年正值中國的龍年，同時(shí)又逢千禧年。TCL公司為迎接2000年龍年的到來，在1999年12月18日至2001年1月30日這一特定的時(shí)間段內(nèi)開展以“千禧龍大行動(dòng)”命名的TCL王牌彩電宣傳促銷活動(dòng)。從其使用方式上看，TCL公司僅將“千禧龍”作為敘述性時(shí)間詞匯予以善意、正常使用。（3）TCL公司在廣告宣傳中正常使用了自己的商標(biāo)“TCL”；漢都公司雖然對“千禧龍”商標(biāo)享有專用權(quán),但其本身未生產(chǎn)過“千禧龍”電視機(jī)，也未許可他人在電視機(jī)上使用過該商標(biāo)，故TCL公司在廣告宣傳中使用“千禧龍”文字，不會(huì)造成相關(guān)公眾對商品來源的誤認(rèn)，也不存在TCL公司借用漢都公司“千禧龍”商標(biāo)為自己謀取不正當(dāng)?shù)睦?，未對“千禧龍”商?biāo)造成損害，故法院最終駁回了漢都公司的訴訟請求。

（七）對本案件的思考

產(chǎn)品促銷廣告中，使用與他人商標(biāo)相同的文字構(gòu)成合理使用的條件？

標(biāo)簽：吐魯番安陽淮南安徽黑龍江長沙拉薩徐州

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