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商標(biāo)與產(chǎn)品外觀設(shè)計的沖突及其解決

【案例】瀘州某公司訴某酒業(yè)公司、某超市商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

（一）案情簡介

1998年9月原告瀘州某公司的“國窖”商標(biāo)獲得注冊，原告投入了巨大的人力、財力進(jìn)行推廣宣傳，2001年該商標(biāo)被評定為四川省著名商標(biāo)，2003年榮獲四川省人民政府名牌產(chǎn)品稱號。2004年7月27日某酒業(yè)公司就“天驕國”商標(biāo)向中華人民共和國工商行政管理總局商標(biāo)局申請注冊，同年10月14日被受理；同年9月20日某酒業(yè)公司開始生產(chǎn)。同時，某酒業(yè)公司以其生產(chǎn)的“天驕國”酒的包裝盒作為外觀設(shè)計申請專利，2005年7月6日獲得外觀設(shè)計專利授權(quán)。2005年5月27日原告從某超市購得某酒業(yè)公司生產(chǎn)的“天驕國”酒一瓶。

（二）本案涉及的知識點(diǎn)

1.同樣一份設(shè)計可以分別受到商標(biāo)、外觀設(shè)計、著作權(quán)或特有商品包裝、裝潢等方面的法律保護(hù)；

2.處理外觀設(shè)計與商標(biāo)沖突的解決原則是保護(hù)在先權(quán)利原則。

（三）與本案有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)

專利法第23條授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)同申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過或者國內(nèi)公開使用過的外觀設(shè)計不相同和不相近似，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。

商標(biāo)法第9條第1款申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。

國家工商行政管理總局1995年12月7日《關(guān)于處理商標(biāo)專用權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)權(quán)利沖突的意見》第2條對于以外觀設(shè)計專利權(quán)對抗他人商標(biāo)專用權(quán)的，若該商標(biāo)的初步審定公告日期先于該外觀設(shè)計申請日期，在該外觀設(shè)計專利被撤銷或宣告無效之前，工商行政管理機(jī)關(guān)可以依照商標(biāo)法，及時對商標(biāo)侵權(quán)行為進(jìn)行處理。

國家工商行政管理總局商標(biāo)局2002年7月22日《關(guān)于取得外觀設(shè)計專利的“蒙古醉”、“蒙古小燒”是否違反〈商標(biāo)法〉禁用條款的請示》（內(nèi)工商函字[2002]89號）復(fù)函：依據(jù)《中華人民共和國專利法》第56條和《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第2條第3款的有關(guān)規(guī)定，外觀設(shè)計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品為準(zhǔn)，文字的字音、字義等內(nèi)容不能作為要求保護(hù)的外觀設(shè)計專利權(quán)的范圍。外觀設(shè)計專利權(quán)保護(hù)的是產(chǎn)品外觀，包括該產(chǎn)品外包裝的形狀、所使用的色彩、圖案、文字字體、文圖排列組合方式及該專利權(quán)使用的產(chǎn)品等內(nèi)容。其中，文字僅保護(hù)其表現(xiàn)形式，含義并不在專利權(quán)保護(hù)范圍內(nèi)。

（四）當(dāng)事人的意見及其理由

本案原告訴稱，其“國窖”商標(biāo)1998年9月注冊后，2001年被評定為四川省著名商標(biāo)，2003年榮獲四川省人民政府名牌產(chǎn)品稱號。某酒業(yè)公司擅自生產(chǎn)與我公司“國窖”牌1573酒包裝裝潢近似的“天驕國”酒，某超市故意將兩種產(chǎn)品放在同一位置銷售，造成消費(fèi)者混淆和誤認(rèn)，二被告的行為侵犯了原告公司注冊商標(biāo)的專用權(quán)并構(gòu)成不正當(dāng)競爭。請求判令停止侵權(quán)并賠償損失30萬元。

本案被告某酒業(yè)公司辯稱，其生產(chǎn)的產(chǎn)品外觀包裝已經(jīng)獲得專利，沒有構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，且處于試生產(chǎn)階段，沒有進(jìn)行銷售，應(yīng)當(dāng)駁回原告的訴訟請求。

本案被告某超市辯稱，僅銷售一瓶，沒有給原告造成損失，應(yīng)駁回原告的訴訟請求。

（五）法院的判決結(jié)果及其理由

法院認(rèn)為，原告的“國窖”商標(biāo)獲得注冊后，其商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)，他人不得在同一產(chǎn)品上使用相同的或者近似的商標(biāo)。某酒業(yè)公司的“天驕國”商標(biāo)其“國”字是原告的“國窖”商標(biāo)中的一部分，其字體也相近似，容易引起相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，屬于侵犯原告注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，同時，因原告的產(chǎn)品屬于知名產(chǎn)品，某酒業(yè)公司的行為也構(gòu)成不正當(dāng)競爭。某酒業(yè)公司就“天驕國”商標(biāo)向中華人民共和國工商行政管理總局商標(biāo)局申請注冊被受理；但是沒有獲得批準(zhǔn)，某酒業(yè)公司尚未取得專用權(quán)，其認(rèn)為取得注冊商標(biāo)的辯解理由不能成立。雖然某酒業(yè)公司包裝盒獲得外觀設(shè)計專利權(quán)，但是在原告注冊商標(biāo)以后，不得損害原告的在先權(quán)利，其認(rèn)為取得專利權(quán)，不存在侵犯原告注冊商標(biāo)專用權(quán)的辯解理由也不能成立。某超市銷售某酒業(yè)公司的侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，構(gòu)成侵權(quán)。原告主張被告立即停止侵權(quán)產(chǎn)品“天驕國”酒的生產(chǎn)和銷售、銷毀庫存產(chǎn)品及包裝材料的理由成立，應(yīng)當(dāng)支持。原告沒有舉證證明被告的侵權(quán)行為造成損失的大小，被告可酌情賠償原告損失。遂依法判決：1.被告某酒業(yè)公司立即停止“天驕國”酒產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，同時，在判決生效后3日內(nèi)銷毀庫存產(chǎn)品及包裝材料；2.被告某酒業(yè)公司賠償原告損失1萬元，限本判決生效后10日內(nèi)支付給原告；3.被告某超市立即停止“天驕國”酒的銷售。

（六）評述

當(dāng)一項設(shè)計符合專利法或者外觀設(shè)計專門法中關(guān)于外觀設(shè)計的法定條件，就可以通過申請工業(yè)品的外觀設(shè)計來獲取保護(hù)；另外，當(dāng)一項設(shè)計因為其色彩、圖案、文字字體、文圖排列組合方式等要素有一定的識別功能、能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，且其設(shè)計非功能性，具有作為商標(biāo)的顯著性時，可以通過申請商標(biāo)來取得保護(hù)。實(shí)際上，在商標(biāo)法的發(fā)展進(jìn)程中，一直與外觀設(shè)計有著“剪不斷、理還亂”的淵源關(guān)系，甚至在很多方面有著趨同的傾向，讓我們首先通過英國知識產(chǎn)權(quán)法發(fā)展進(jìn)程來考察外觀設(shè)計與商標(biāo)的關(guān)系，接著分析外觀設(shè)計與商標(biāo)在美國的發(fā)展趨勢，最后探討我國司法實(shí)踐中如何解決外觀設(shè)計與商標(biāo)的沖突問題。

1.英國外觀設(shè)計與商標(biāo)法律保護(hù)的演進(jìn)

實(shí)際上，外觀設(shè)計法律保護(hù)在促進(jìn)“老牌工業(yè)帝國”——英國的工業(yè)化進(jìn)程和知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展史上具有劃時代意義。表現(xiàn)之一是設(shè)立外觀設(shè)計登記簿，標(biāo)志著現(xiàn)代知識產(chǎn)權(quán)的登記制度確立，第一次表明了以政府調(diào)控手段來調(diào)整工業(yè)產(chǎn)權(quán)問題〔2表現(xiàn)之二是外觀設(shè)計保護(hù)法從過去針對具體的復(fù)制件或模型對象的法律，轉(zhuǎn)化為注重抽象和前瞻性的法律，上升為注重產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)屬性和文字表述特征。其中最早的涉及外觀設(shè)計保護(hù)的法律當(dāng)屬于英國1787年頒布的《白棉布印花工法》，后于1839年6月4日通過的《外觀設(shè)計著作權(quán)法》把最初限定的某些植物織品（如棉布、亞麻布、白棉布和平紋布）保護(hù)范圍擴(kuò)展至動物織品（毛織品、絲綢或毛發(fā)織物以及它們的混紡織品），當(dāng)然其中著作權(quán)與外觀設(shè)計之間明顯重疊且產(chǎn)生了不可調(diào)和的矛盾；緊接著同月14日通過的《外觀設(shè)計登記法》不僅將保護(hù)范圍擴(kuò)展至所有的制造品，而且將保護(hù)對象由款式和印花轉(zhuǎn)向為任何制造品外形和結(jié)構(gòu)提供保護(hù)，但明確要求必須登記后才能取得3~12個月的保護(hù)。后于1842年和1843年分別通過的《裝飾性外觀設(shè)計法》和《實(shí)用性外觀設(shè)計法》則標(biāo)志著方法上的轉(zhuǎn)變，即把外觀設(shè)計分成裝飾性和實(shí)用性兩種形式。

相對于著作權(quán)、專利與外觀設(shè)計保護(hù)而言，英國的商標(biāo)保護(hù)進(jìn)展緩慢。因為當(dāng)時認(rèn)為商標(biāo)不具有獨(dú)創(chuàng)性，且調(diào)整的是先行存在的對象，其更多的關(guān)注是欺詐行為而非財產(chǎn)權(quán)的調(diào)整。隨著貿(mào)易的發(fā)展，特別是國際貿(mào)易的增長，相對于當(dāng)時已經(jīng)設(shè)立商標(biāo)登記的法國、俄羅斯、比利時及普魯士等國，在簽訂雙邊互惠條約過程中，英國需要制定法律來改變本國國民在其商號與標(biāo)記受到盜用時無法獲得救濟(jì)的尷尬局面。在開始時，英國的商標(biāo)登記就是利用外觀設(shè)計登記簿進(jìn)行登記，將標(biāo)簽登記為外觀設(shè)計，從而使其商標(biāo)作為外觀設(shè)計獲得保護(hù)。而法國，在1806年就頒布了工業(yè)品外觀設(shè)計專利法，給它以工業(yè)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，此后不久，法國法院則感到，有些美術(shù)創(chuàng)作成果如果已受1806年工業(yè)品外觀設(shè)計專利法的保護(hù)，是否還應(yīng)當(dāng)受1793年法國版權(quán)法的保護(hù)，這是個經(jīng)常碰到的難題。為了解決這一權(quán)利沖突，1902年法國頒布的版權(quán)法規(guī)定：一切工業(yè)品外觀設(shè)計（包括已經(jīng)受到工業(yè)產(chǎn)權(quán)法保護(hù)的外觀設(shè)計在內(nèi)）都可以享有版權(quán)，這可以說是對工業(yè)品外觀設(shè)計給予雙重保護(hù)的第一部法律。

2.商業(yè)外觀視野下的美國外觀設(shè)計與商標(biāo)

現(xiàn)代意義上的商標(biāo)保護(hù)研究重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到“商業(yè)帝國”——美國，為此我們應(yīng)當(dāng)更多關(guān)注美國商標(biāo)與外觀設(shè)計保護(hù)問題。在美國，同一個外觀設(shè)計可以分別受到專利法、版權(quán)法、商標(biāo)法和商業(yè)外觀的保護(hù)。就外觀設(shè)計專利來說，它要求可獲得保護(hù)的外觀設(shè)計必須是就產(chǎn)品而作出的，必須是裝飾性的，必須具有新穎性和非顯而易見性。就商標(biāo)法來說，它不要求受保護(hù)的外觀設(shè)計具有新穎性和非顯而易見性，只要求受保護(hù)的外觀設(shè)計具有識別性，具有第二含義，可以向公眾指示產(chǎn)品的來源。［3［就商業(yè)外觀（tradedress也譯作商業(yè)裝飾）來說，主要是指產(chǎn)品的標(biāo)簽與包裝以及它們構(gòu)成的總體形象。作為一個綜合概念橫跨了商標(biāo)與外觀設(shè)計，甚至成為兩者的補(bǔ)充。隨著社會發(fā)展，商業(yè)外觀發(fā)展成為包括產(chǎn)品的設(shè)計和外表以及其他構(gòu)成有助于消費(fèi)者識別產(chǎn)品的總體印象等各種因素。包括：尺寸、形狀、顏色組合、質(zhì)地、文字或其他特定的銷售技巧等。商業(yè)外觀的保護(hù)條件是強(qiáng)調(diào)其非功能性和第二含義的識別性。美國通過判例建立商業(yè)外觀法律制度，并進(jìn)而用成文商標(biāo)法和反不正當(dāng)競爭法（《蘭哈姆法》）加以明確，其43節(jié)（a）規(guī)定：“當(dāng)任何與商品、服務(wù)或商品包裝相關(guān)的人在商業(yè)活動中使用：（a）可能導(dǎo)致混淆、錯誤或欺詐,使人認(rèn)為其與他人有加盟、聯(lián)合、或關(guān)聯(lián)的關(guān)系，或使人誤認(rèn)其產(chǎn)地、贊助者，或使人誤認(rèn)其商品、服務(wù)或商業(yè)行為為他人所允許的任何文字、術(shù)語、名稱、符號、設(shè)計或以上這些組合時，該行為人必須在民事訴訟中承擔(dān)責(zé)任……”有觀點(diǎn)認(rèn)為，實(shí)際上《蘭哈姆法》將商業(yè)外觀看作廣義的商標(biāo)的一種與普通商標(biāo)一樣都受到商標(biāo)法的規(guī)制，而對于商業(yè)外觀與商標(biāo)的顯著性、非功能性及混淆的可能性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容是大體一致的，沒有本質(zhì)區(qū)別，而外觀設(shè)計中涉及產(chǎn)品的外形設(shè)計及產(chǎn)品包裝，同時也受《蘭哈姆法》的規(guī)制，因此從廣義上說，外觀設(shè)計在美國也納入了商標(biāo)法保護(hù)范疇。甚至說，如果一個被授予專利的產(chǎn)品外觀設(shè)計具有顯著性，那么不僅在專利有效期內(nèi)，即使在專利過期后，該外觀設(shè)計仍然可以受到商業(yè)外觀法律制度的保護(hù)。我們認(rèn)為，通過本文引注的案例可以看出，在美國，商業(yè)外觀應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)法和外觀設(shè)計專利的補(bǔ)充，不宜混同或相互取代。

3.我國外觀設(shè)計侵犯商標(biāo)權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)

（1）保護(hù)在先權(quán)利原則。同樣一項設(shè)計允許權(quán)利重疊的存在m,但是當(dāng)權(quán)利分別屬于不同的對象時，就產(chǎn)生了權(quán)利沖突。在我國，商標(biāo)專用權(quán)由國家商標(biāo)局依據(jù)商標(biāo)法審查，而且經(jīng)過初步審查之后有3個月的公告期，在此期間如無人提出異議則會核準(zhǔn)注冊；外觀設(shè)計專利權(quán)則是由國家知識產(chǎn)權(quán)局依據(jù)《專利法》授予的權(quán)利，外觀設(shè)計專利權(quán)只經(jīng)過初步的形式審查就可以發(fā)給專利證書,不需要事先公告。因此，兩者分屬兩個不同的法律調(diào)整，不存在哪一個強(qiáng)、哪一個弱的問題。一個商標(biāo)從提出申請到最后獲得注冊證書，需要兩年左右的時間，較外觀設(shè)計專利授權(quán)時間要長，所以不排除有人利用這個時間差，在別人提出商標(biāo)申請但尚未公告之時申請取得外觀設(shè)計專利。為此，《專利法》第23條規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當(dāng)同申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過或者國內(nèi)公開使用過的外觀設(shè)計不相同和不相近似，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。如果侵犯了他人在先的商標(biāo)權(quán)利的，當(dāng)然可以通過專利無效宣告程序申請撤銷該外觀設(shè)計專利；也可以通過商標(biāo)侵權(quán)的民事訴訟程序直接解決。本案中瀘州某公司沒有通過專利行政撤銷程序，而是選擇民事訴訟程序，符合法律規(guī)定。同理，如果商標(biāo)申請人利用他人在先的外觀設(shè)計（包括與外觀設(shè)計相近似的設(shè)計）申請商標(biāo)注冊，根據(jù)《巴黎條約》第6條第2款的規(guī)定，申請注冊的商標(biāo)不得侵犯被請求保護(hù)的國家權(quán)利人的既得權(quán)利，否則，不予核準(zhǔn)注冊，已核準(zhǔn)注冊的應(yīng)當(dāng)撤銷。TRIPS協(xié)議第16條第5款也規(guī)定，商標(biāo)不得損害任何已有的在先權(quán)利。按照我國商標(biāo)法第9條關(guān)于申請注冊的商標(biāo)不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突的規(guī)定，商標(biāo)審查機(jī)構(gòu)不予注冊；已經(jīng)注冊的，按照商標(biāo)法第31條關(guān)于申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利的規(guī)定，當(dāng)事人可以申請撤銷或直接提起侵權(quán)民事訴訟。

(2)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)問題。司法實(shí)踐中，直接將他人的商標(biāo)注冊為外觀設(shè)計專利的情形不是沒有，但畢竟為少數(shù)，侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)較易掌握；大量存在的如同本案，用近似的設(shè)計來達(dá)到其目的，且實(shí)務(wù)中一般很難界定。為此，具體處理中在遵循“誰先申請保護(hù)誰”的保護(hù)在先權(quán)利原則基礎(chǔ)上，著重把握以下兩個方面：第一，外觀設(shè)計與在先商標(biāo)在整體上有一定區(qū)別，但在構(gòu)成要素(色彩、圖案、文字字體、文圖排列組合方式等)上存在相同或近似的，則只有當(dāng)商標(biāo)的顯著部分與外觀設(shè)計的整體視覺效果具有顯著影響的部分(過去稱之為“要部”)相同或近似時，才可認(rèn)定為商標(biāo)與外觀設(shè)計相互沖突；第二，外觀設(shè)計與在先商標(biāo)所含文字相同或近似的，由于一般文字和數(shù)字的字型以及字音、字意不能作為要求保護(hù)的外觀設(shè)計的具體內(nèi)容，同時，在外觀設(shè)計相近似性判斷中，產(chǎn)品外表所表現(xiàn)的包括產(chǎn)品名稱在內(nèi)的文字是一種圖案，應(yīng)當(dāng)考慮其作為圖案的裝飾作用，而不應(yīng)當(dāng)考慮其作為文字的字意，故而，只有在外觀設(shè)計所含外觀與在先商標(biāo)的文字相同或近似時才能認(rèn)定為相互沖突」2〕這也符合國家商標(biāo)局與原國家專利局在處理“果珍”商標(biāo)與“果真”外觀設(shè)計侵權(quán)案件處理中達(dá)成的共識:外觀設(shè)計專利權(quán)保護(hù)的是產(chǎn)品外觀，包括該產(chǎn)品外包裝的形狀、所使用的色彩、圖案、文字字體、文圖排列組合方式及該專利權(quán)使用的產(chǎn)品等內(nèi)容。其中，文字僅保護(hù)其表現(xiàn)形式，含義并不在專利權(quán)保護(hù)范圍內(nèi)。如果該專利權(quán)中的文字是侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。因此本案中，某酒業(yè)公司外觀設(shè)計中的“天驕國”包裝盒上的“國”字是原告的“國窖”商標(biāo)中的顯著部分，其字體也極其近似，處于外觀設(shè)計的整體視覺效果中具有顯著影響的位置，容易引起相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，因此，法院認(rèn)定某酒業(yè)公司構(gòu)成侵權(quán)是正確的。

（七）對本案的思考

外觀設(shè)計與商標(biāo)沖突的成因是什么？解決沖突有哪些原則？在后取得的外觀設(shè)計專利能否作為免責(zé)的理由？

標(biāo)簽：吐魯番安徽淮南長沙徐州黑龍江拉薩安陽

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