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將他人商標(biāo)在商號(hào)中使用引起混淆的認(rèn)定及處理

【案例】杭州張小泉集團(tuán)有限公司訴上海張小泉刀剪總店商標(biāo)侵權(quán)糾紛案〔1〕

（一）案情簡(jiǎn)介

原告杭州張小泉集團(tuán)有限公司（杭州張小泉）與被告上海張小-泉刀剪總店（上海張小泉）之間圍繞著“張小泉”標(biāo)志而發(fā)生的糾紛由來已久。“張小泉”生產(chǎn)刀剪的老字號(hào)，始創(chuàng)于清康熙二年（1663年），杭州張小泉的前身于1964年注冊(cè)了“張小泉”商標(biāo)。該商標(biāo)于1997年被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。上海張小泉成立于1956年，自成立以來即在其名稱中使用“張小泉”標(biāo)志。1999年3月，原告曾對(duì)被告和主要由被告投資設(shè)立的“上海張小泉刀剪制造有限公司”提起訴訟，稱兩被告的企業(yè)名稱及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中使用“張小泉”文字構(gòu)成了對(duì)原告“張小泉”注冊(cè)商標(biāo)及馳名商標(biāo)的侵權(quán)。基于“張小泉”的發(fā)展歷史以及被告企業(yè)名稱登記早于原告取得商標(biāo)注冊(cè)等原因，上海市第二中級(jí)人民法院于2004年1月12日作出判決，認(rèn)定被告的使用不構(gòu)成侵權(quán)，駁回了原告的起訴。但法院同時(shí)要求被告刀剪總店應(yīng)當(dāng)在商品、服務(wù)上規(guī)范使用其經(jīng)核準(zhǔn)登記的企業(yè)名稱，不得在企業(yè)轉(zhuǎn)讓、投資等行為再擴(kuò)展使用其“張小泉”字號(hào)，被告刀剪總店對(duì)刀剪公司不持有股份時(shí)，刀剪公司不得在企業(yè)名稱中再使用“張小泉”文字。在二審時(shí)，該判決得到上海市高級(jí)人民法院的維持。

在上海高院終審判決之后，杭州張小泉發(fā)現(xiàn)，上海張小泉并沒有按照前述要求規(guī)定使用其企業(yè)名稱，仍在產(chǎn)品包裝上突出使用“上海張小泉”字樣。杭州張小泉遂向杭州市中級(jí)人民法院提起訴訟。

（二）本案涉及的知識(shí)點(diǎn)

“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”的理解與適用。

（三）與本案有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)

商標(biāo)法第52條有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán):

1.未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的；

2.銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的；

3.偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的；

4.未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，更換其注冊(cè)商標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市場(chǎng)的；

5.給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的。

《商標(biāo)法實(shí)施條例》第50條有下列行為之一的，屬于商標(biāo)法第52條第（5）項(xiàng)所稱侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為：

1.在同一種或者類似商品上，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的；

2.故意為侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為提供倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿等便利條件的。

最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第1條下列行為屬于商標(biāo)法第52條第（5）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為：

1.將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的；

2.復(fù)制、摹仿、翻譯他人注冊(cè)的馳名商標(biāo)或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標(biāo)使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的；

3.將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊(cè)為域名，并且通過該域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的。

（四）當(dāng)事人意見及理由

原告訴稱，被告違法突出使用“張小泉”標(biāo)志，造成原、被告產(chǎn)品，原告商標(biāo)和被告企業(yè)名稱的混淆，導(dǎo)致消費(fèi)者在生產(chǎn)者主體上產(chǎn)生了混淆，使消費(fèi)者誤將其認(rèn)作杭州張小泉或認(rèn)為其與杭州張小泉有某種特殊的聯(lián)系，侵犯了原告馳名商標(biāo)的合法權(quán)益，請(qǐng)求法院依法予以制止。

被告辯稱，上海，'張小泉”是企業(yè)字號(hào)，屬于正當(dāng)行使自己的權(quán)利，不構(gòu)成對(duì)原告馳名商標(biāo)的侵權(quán)，請(qǐng)求法院依法駁回原告訴訟請(qǐng)求。

（五）法院的判決結(jié)果及理由

一審經(jīng)審理認(rèn)為，被告簡(jiǎn)化和突出使用企業(yè)名稱構(gòu)成侵權(quán)，要求被告賠償損失并賠禮道歉。被告不服，提起上訴，被二審法院駁回。

（六）評(píng)述

1.概述

在司法實(shí)踐中，商標(biāo)侵權(quán)行為的形態(tài)是多種多樣的，而且會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展與變革而不斷變化。因此，商標(biāo)法明確地將上述四種行為規(guī)定為侵權(quán)行為外，還有規(guī)定了一個(gè)所謂的“兜底受款"，即第52條第（5）項(xiàng)“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損善的”。

很顯然，這是一項(xiàng)彈性極大的規(guī)定?！捌渌麚p害”究竟是什么含義，以何種標(biāo)準(zhǔn)和方法來判斷所謂的“損害”，這些問題從第52條第（5）項(xiàng)本身是找不到答案的。這就容易使商標(biāo)管理工作人員和法官擁有過大的自由裁量權(quán)，不利于保持法律的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性。為此，商標(biāo)法實(shí)施條例和最高人民法院司法解釋對(duì)哪些行為屬于第52條第（5）項(xiàng)規(guī)定的“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”行為進(jìn)行了明確規(guī)定。

《商標(biāo)法實(shí)施條例》第50條規(guī)定了兩種情形：（1）在同一種或者類似商品上，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的；（2）故意為侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為提供倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿等便利條件的。最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第1條規(guī)定了三種情形：（1）將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的；（2）復(fù)制、摹仿、翻譯他人注冊(cè)的馳名商標(biāo)或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標(biāo)使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的；（3）將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊(cè)為域名，并且通過該域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的。

2.商號(hào)與他人商標(biāo)的沖突

本案涉及的是最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第1條所規(guī)定的第一種情形，即將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的。近年來，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，企業(yè)名稱或字號(hào)與商標(biāo)之間的沖突越來越多，本案中杭州張小泉與上海張小泉之間圍繞著“張小泉”標(biāo)志而發(fā)生的糾紛，是非常有代表性的。本案的處理結(jié)果對(duì)于此類沖突的解決也有很好的借鑒作用。

在本案手，上海張小泉成立于1956年，杭州張小泉在1964年注冊(cè)了“張小余”商標(biāo)。單從時(shí)間上看，上海張小泉以“張小泉”為字號(hào)的時(shí)間要早于杭州張小泉取得“張小泉”商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)間。從這個(gè)角度上看，上海張小泉對(duì)“張小泉”標(biāo)志享有的字號(hào)權(quán)或名稱權(quán)屬于“在先權(quán)利”，應(yīng)具有對(duì)抗在后獲得注冊(cè)的商標(biāo)的效力。但是，在這里我們還必須要考慮另一個(gè)因素，杭州張小泉以“張小泉”為字號(hào)的時(shí)間要早于上海張小泉，雖然即使摟照我國現(xiàn)行的企業(yè)名稱管理及保護(hù)制度，杭州張小泉的字號(hào)權(quán)或名稱權(quán)不具有對(duì)抗上海張小泉的字號(hào)權(quán)或名稱權(quán)的效力，但是，上海張小泉對(duì)其“張小泉”標(biāo)志的使用應(yīng)限制在一定的范圍之內(nèi)，具體來說，其一，上海張小泉對(duì)“張小泉”標(biāo)志的使用不應(yīng)導(dǎo)致主體上混淆，使消費(fèi)者誤將其認(rèn)作杭州張小泉或認(rèn)為其與杭州張小泉有某種特殊的聯(lián)系；其二，上海張小泉對(duì)“張小泉”標(biāo)志的使用不應(yīng)導(dǎo)致產(chǎn)品來源的混淆，使消費(fèi)者誤將其生產(chǎn)或經(jīng)銷的刀剪產(chǎn)品認(rèn)作杭州張小泉生產(chǎn)的產(chǎn)品。當(dāng)然，杭州張小泉在使用“張小泉”標(biāo)志時(shí)也應(yīng)受到一定的限制，應(yīng)避免與上海張小泉發(fā)生主體上的混淆。

在本案之前，杭州張小泉已在上海對(duì)上海張小泉提起過訴訟。針對(duì)該案，最高人民法院作出過一個(gè)批復(fù)，指出：“考慮到本案糾紛發(fā)生的歷史情況和行政法規(guī)、規(guī)章允許企業(yè)使用簡(jiǎn)化名稱以及字號(hào)的情況，上海張小泉刀剪總店過去在產(chǎn)品上使用'張小泉'或'上海張小泉’字樣的行為不宜認(rèn)定為侵犯杭州張小泉刀剪廠的合法權(quán)益。今后上海張小泉刀剪總店應(yīng)當(dāng)在商品、服務(wù)上規(guī)范使用其經(jīng)核準(zhǔn)登記的企業(yè)名稱。根據(jù)這一批復(fù)的精神，上海第二中級(jí)人民法院在認(rèn)定上海張小泉不構(gòu)成侵權(quán)的同時(shí)，要求上海張小泉應(yīng)當(dāng)在商品、服務(wù)上規(guī)范使用其經(jīng)核準(zhǔn)登記的企業(yè)名稱，不得在企業(yè)轉(zhuǎn)讓、投資等行為中再擴(kuò)展使用其“張小泉”字號(hào)。該判決得到了上海高級(jí)人民法院的維持。

在上述判決生效之后，杭州張小泉發(fā)現(xiàn)上海張小泉并未按照上述判決的要求規(guī)范使用其經(jīng)核準(zhǔn)登記的企業(yè)名稱，遂向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鸨景冈V訟。由于本案涉及的行為是上海張小泉在其產(chǎn)品上使用“張小泉”字號(hào)的問題，因而應(yīng)適用最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第1條第（1）項(xiàng)的規(guī)定。根據(jù)該項(xiàng)規(guī)定，構(gòu)成侵權(quán)的行為應(yīng)同時(shí)具備三個(gè)條件：第一，企業(yè)的字號(hào)與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似；第二，該字號(hào)在相同或者類似商品上突出使用；第三，容易使相關(guān)公眾誤認(rèn)。其中，字號(hào)與注冊(cè)商標(biāo)的相同或近似的認(rèn)定，與商標(biāo)相同或近似的認(rèn)定基本上沒有多大區(qū)別，因此這里就不再進(jìn)行討論。

適用最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第1條第（1）項(xiàng)的關(guān)鍵在于如何認(rèn)定被告的“突出使用”。“突出使用”的文字意義就是以彰顯企業(yè)字號(hào)較能引起公眾注意的方式使用。一般情況下對(duì)于字號(hào)的突出使用是通過凸顯字號(hào)、字體、顏色等諸要素使相關(guān)公眾在視覺上產(chǎn)生深刻印象，弱化本身商標(biāo)和企業(yè)名稱權(quán)的其他諸如公司行政區(qū)劃等要素實(shí)現(xiàn)的。這一點(diǎn)在天津狗不理包子飲食公司訴哈爾濱天龍閣飯店、高淵侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛再審案〔1〕中有所體現(xiàn)。該案中黑龍江高院認(rèn)定被告使用“狗不理”標(biāo)識(shí)方式不當(dāng)，在其判決理由中指出：天龍閣飯店門上方懸掛的牌匾中間大字是“天津狗不理包子”上是“正宗”，下是“第四代傳人高耀林，第五代傳人高淵”均為小字。由此我們可以看出，通過字體大小的設(shè)定，可以起到突出字號(hào)的作用，這便屬于一種突出使用。在張小泉案中，一審法院認(rèn)定侵權(quán)的理由是，在上海市高級(jí)人民法院作出生效判決并要求上海張小泉刀剪總店規(guī)范使用其經(jīng)核準(zhǔn)登記的企業(yè)名稱之后，被告仍在其產(chǎn)品包裝盒側(cè)面及刀身上顯著、醒目地標(biāo)注了“上海張小泉”字樣，而且與其“泉”字牌商標(biāo)相比，“上海張小泉”幾個(gè)字顏色深、字體大，顯然是弱化其本身商標(biāo)而隨意簡(jiǎn)化并突出使用其企業(yè)名稱字號(hào)，“容易造成原、被告產(chǎn)品，原告商標(biāo)和被告企業(yè)名稱的混淆”。

另外的一個(gè)問題就是對(duì)于造成混淆的標(biāo)準(zhǔn)的確定，如何認(rèn)定對(duì)于企業(yè)字號(hào)的突出使用是否導(dǎo)致了相關(guān)公眾的誤認(rèn)。我們認(rèn)為在認(rèn)定誤認(rèn)時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮公眾是否會(huì)因突出使用行為而導(dǎo)致對(duì)于有關(guān)商品或服務(wù)的來源發(fā)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，即消費(fèi)者可能錯(cuò)誤認(rèn)為商品或服務(wù)來自同一企業(yè)或有關(guān)聯(lián)企業(yè)。在富春茶社訴某區(qū)二招商標(biāo)侵權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案〔2〕中體現(xiàn)了這一點(diǎn)，法院認(rèn)定被告的經(jīng)營項(xiàng)目與原告的注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)的類目相同，且原告的注冊(cè)商標(biāo)在省內(nèi)知名度較高，“該行為足以使相關(guān)公眾尤其是相關(guān)消費(fèi)者產(chǎn)生誤認(rèn)，認(rèn)為該商品系原告所提供或與原告存在其他聯(lián)系”，因此判定被告侵權(quán)成立。

司法實(shí)踐中，判斷商標(biāo)是否混淆，有以下三個(gè)重要原則：第一，隔離觀察比較，即將觀察對(duì)象隔離開來進(jìn)行單獨(dú)觀察，不借助于對(duì)比兩個(gè)事物進(jìn)行觀察。因消費(fèi)者大多憑借購物經(jīng)驗(yàn)或者廣告留下的印象作出選擇，由于記憶并不一定非常準(zhǔn)確和完整，如果以對(duì)比觀察進(jìn)行判斷,與實(shí)際情況會(huì)存在出入，這就降低了判斷混淆的可能。第二，整體觀察比較，即依靠整體印象進(jìn)行觀察和判斷，對(duì)于細(xì)微的部分可以不予考慮。第三，要部觀察比較。由于消費(fèi)者記憶不完全，一般只會(huì)記住最顯著部分，對(duì)此，仍然能引起混淆。

3.商標(biāo)法第52條第（1）項(xiàng)的適用問題

在本案中，由于上海張小泉在相同產(chǎn)品上“突出使用”了“張小泉”標(biāo)志，被一審認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。在實(shí)踐中，除了將他人的注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)名稱并加以突出使用外，還有諸如將他人商標(biāo)作為商品名稱或裝潢，以及注冊(cè)為域名等各種行為。根據(jù)商標(biāo)法實(shí)施條例和最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋的規(guī)定，法院可以適用商標(biāo)法第52條第（5）項(xiàng)，將這些行為認(rèn)定為侵權(quán)行為。

不過，我們注意到，在涉及這些其他侵權(quán)行為時(shí)，尤其是將他人注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)名稱或商品名稱、裝潢的行為，有些法院并不是適用第52條第（5）項(xiàng)，而直接適用第51條第（1）項(xiàng)。我們認(rèn)為，我國商標(biāo)法第52條第（1）項(xiàng)的規(guī)定存在著一定的問題，在立法技術(shù)上是有缺陷的。具體來說，該項(xiàng)把構(gòu)成侵權(quán)的標(biāo)志限定為“與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)”，而不是一般意義上的“標(biāo)志”。這就給司法實(shí)踐帶來了不少的麻煩，在一些情況下，被控侵權(quán)的一方往往會(huì)主張其并不是作為商標(biāo)在使用，而是作為企業(yè)名稱、商品名稱或裝潢?，F(xiàn)在雖然已經(jīng)將這些行為納入第52條第（5）項(xiàng)，但有些問題并沒有得到根本解決。我們認(rèn)為，比較徹底的辦法是在將來修改商標(biāo)法時(shí)按照TRIPS協(xié)定第16條第1款的模式修改第52條第（1）項(xiàng)的表述方式，將“與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)”改為“與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志”，并增加混淆的可能性的要求。這樣，法院就無須再去考慮行為人是將該標(biāo)志作為商標(biāo)使用還是作為企業(yè)名稱、商品名稱或裝潢，還是作為域名注冊(cè)，只要屬于在相同或者類似商品上使用與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的“標(biāo)志”，并且存在著混淆的可能性，即構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

當(dāng)然，在目前情況下，法院實(shí)際上也可以對(duì)第52條第（1）項(xiàng)中的“與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)”一語進(jìn)行擴(kuò)大解釋，以涵蓋與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的企業(yè)名稱、商品名稱或裝潢、域名等標(biāo)志。具體來說，按商標(biāo)法第8條的規(guī)定，“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的可視性標(biāo)志”，都可以作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，當(dāng)然也都可以作為商標(biāo)使用?？梢宰鳛樯虡?biāo)的標(biāo)志的范圍是非常廣泛的，自然人的姓名、企業(yè)名稱、產(chǎn)品的特有名稱、商業(yè)口號(hào)、商業(yè)外觀、域名等都可以作為商標(biāo)注冊(cè)和使用，只要它們符合商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定。因此，在商標(biāo)法上，所謂商標(biāo)并不僅僅是那些被人們稱為“商標(biāo)”的標(biāo)志，也不僅僅是使用者意在作為商標(biāo)使用的標(biāo)志，而是指“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開”的標(biāo)志。在此意義上，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的文字作為企業(yè)名稱并且在相同或類似商品上使用，或作為商品名稱、裝潢使用，只要能夠起到商品來源的識(shí)別作用，即可認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)，而無須考慮使用者的目的或意圖。實(shí)際上，從理論上說，商標(biāo)的識(shí)別作用從來都不是根據(jù)使用者的目的或意圖來考察的，而是根據(jù)消費(fèi)者或購買者的理解和認(rèn)識(shí)來考察的。

（七）對(duì)本案的思考

1.在什么情況下對(duì)商號(hào)的使用會(huì)構(gòu)成“突出”使用？

2.如何理解所謂的商標(biāo)權(quán)與商號(hào)權(quán)之間的沖突？

標(biāo)簽：安陽拉薩徐州安徽淮南長(zhǎng)沙黑龍江吐魯番

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