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商標注冊無效的效力

對商標注冊無效申請的裁定、判決有兩種：一是裁定無效申請成立，在后注冊無效；二是裁定無效申請不成立，駁回申請，維持在后注冊。第二種情況又可分為，據(jù)以提出無效申請的在先權(quán)利不成立；據(jù)以提出無效申請的在先權(quán)利本身成立，但因為超過了法律規(guī)定的提出無效申請的期限而被駁回。第一種情況的法律后果商標法有明確的規(guī)定，當然學者有不同意見，可以討論。第二種情況中據(jù)以提出無效申請的在先權(quán)利不成立，駁回無效申請即可，沒有復雜的法律問題需要討論。而據(jù)以提出無效申請的在先權(quán)利本身沒有問題，只是因為其撤銷權(quán)因五年期限屆滿而消滅被駁回的，問題就比較復雜。這里面又可分為兩種情況，一種在先權(quán)利是注冊商標專用權(quán)，另一種在先權(quán)利是其他合法權(quán)利如姓名權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)等。所以，無效裁決的效力需要分別不同情況加以討論。

1.無效申請成立，在后商標注冊無效

根據(jù)我國2013年《商標法》第47條規(guī)定，商標注冊被宣告無效后，該注冊商標專用權(quán)視為自始即不存在。宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前法院做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標侵權(quán)案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有追溯力。因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當予以賠償。依照前款規(guī)定不返還商標侵權(quán)賠償金、商標轉(zhuǎn)讓費、商標使用費，明顯違反公平原則的，應(yīng)當全部或者部分返還。有學者對此提出批評，認為這樣的規(guī)定雖然考慮了市場交易秩序、公平原則等因素，但是卻忽略了民法中最基本的三種制度，即不當?shù)美贫?、侵?quán)行為制度、合同制度的基本原理。如果以民法作為基礎(chǔ)，處理專利無效的后果就簡單得多。即在有合同約定的情況下，應(yīng)當尊重合同自由原則，按照合同約定處理即可。原專利權(quán)人在沒有合同約定情況下或者因為侵權(quán)訴訟或行政機關(guān)的處理決定而獲取的利益，則應(yīng)當作為不當?shù)美颠€給被許可人或者受讓人、行為人。此外，如果因為原專利權(quán)人行使停止侵權(quán)行為的請求權(quán)而給相對人造成損失的，則專利無效后，原專利權(quán)人應(yīng)當負擔損害賠償責任。。該批評雖然是針對專利無效的規(guī)定的，但是，同樣可以適用于商標法關(guān)于商標注冊無效的規(guī)定。

查外國立法，德國的規(guī)定與我國的規(guī)定類似。德國商標法第52條是專門規(guī)定“由于撤銷或無效的注銷的效力”的。該條第（2）款規(guī)定：“當商標的注冊由于任何程度的無效而被注銷時，該注冊的效力應(yīng)被認為在此程度上自始無效?！痹摋l第（3）款規(guī)定：“根據(jù)與部分由于商標所有人的故意或過失導致的損害賠償有關(guān)的規(guī)定，或根據(jù)與不當?shù)美嘘P(guān)的規(guī)定，對商標注冊的注銷不應(yīng)當影響：1.侵權(quán)訴訟中的一項裁決，已獲得了終局裁決的效力，并且已先于注銷請求裁決執(zhí)行；2.任何合同在關(guān)于注銷的裁決做出之前達成,并在該裁決之前已經(jīng)履行，然而，某種程度上由具體情況決定的并依據(jù)相關(guān)合同支付的價款，可以依據(jù)公平原則要求償還?！钡嵌鄶?shù)國家的商標法僅明確商標注冊被宣告無效后，商標權(quán)視為自始即不存在，而不對應(yīng)當如何處理相關(guān)問題作具體規(guī)定。如日本商標法第46條之二規(guī)定：“商標注冊的無效復審裁決確定時，商標權(quán)視為自始即不存在?！贝送猓瑢ι虡俗詿o效的法律后果再無其他規(guī)定。在這些國家，商標注冊被宣告無效后，相關(guān)問題依照民法原理，特別是不當?shù)美贫?、合同制度和侵?quán)責任制度的相關(guān)規(guī)定來處理。

我們認為，兩種立法各有所長。我國的規(guī)定充分考慮了交易安全和效率的需要，且能兼顧公平，最主要的是便于執(zhí)法人員操作，也不違反民法原理。在執(zhí)法人員綜合運用法律的能力較低的情況下，這是一種符合我國實際的立法選擇。隨著我國法官整體水平的大幅度提高，以后修法時，可借鑒其他國家的立法模式，商標法只規(guī)定商標注冊被宣告無效后，該商標注冊視為自始即不存在即可，不再具體規(guī)定商標注冊無效的各種法律后果，而由法官根據(jù)民法原理和相關(guān)制度，處理注冊無效后的各種法律問題。這樣可使法律更具有靈活性，更能夠適應(yīng)各種復雜情況的需要。

2.無效申請不成立，在后商標注冊效力確定

這里分為兩種情況。

第一種情況是，在先商標注冊人沒有在五年期限內(nèi)提出無效申請，致其撤銷權(quán)消滅，在后商標注冊的效力得以確定。那么，在后注冊商標的權(quán)利人是否可以禁止在先注冊商標的使用和商標權(quán)的行使？進一步說，這時相同或者近似的在先注冊商標和在后注冊商標是什么關(guān)系？應(yīng)當如何協(xié)調(diào)二者之間的關(guān)系，以防止消費者混淆，并維持良好的商標使用秩序？這是一個值得認真研究的問題。

首先，依照民法原理并參照他國立法例，在先商標權(quán)人的撤銷權(quán)消滅后，在后注冊商標的效力得以確定，可以在注冊核定的商品和服務(wù)上繼續(xù)使用自己的注冊商標，行使自己的商標權(quán)，在先權(quán)利人不得干涉。但是，在后注冊商標也不能反對在先注冊商標的使用和其商標權(quán)的行使。.因為在先注冊商標的商標權(quán)并沒有消滅，仍然有效存在，只是不能對抗該在后注冊商標而已。

其次，五年期限屆滿后，在先商標權(quán)人也不能再對在后注冊商標提起侵權(quán)訴訟。不能禁止在后注冊人在注冊指定的商標或服務(wù)上使用注冊核準的商標。如果允許在先商標注冊人在撤銷權(quán)消滅后可以對在后注冊商標提起侵權(quán)訴訟，那么，商標法關(guān)于撤銷權(quán)五年期限的規(guī)定就毫無意義。從理論上說,在先商標權(quán)人的撤銷權(quán)消滅后，在后商標注冊的效力得以確定，此時，在后商標注冊人在注冊核準的范圍內(nèi)使用自己的注冊商標，是合法行使商標權(quán)的行為，合法行使權(quán)利的行為不構(gòu)成侵權(quán)行為。法國知識產(chǎn)權(quán)法就明確規(guī)定,在后注冊商標的使用已被容忍五年的，除非該商標申請注冊時具有惡意，對其不得提起侵權(quán)訴訟。

最后，在兩個注冊商標都有效的情況下，應(yīng)當如何協(xié)調(diào)兩個相同或者近似的注冊商標之間的關(guān)系呢？我們認為，在確定兩個注冊商標都有效的前提下，可以首先要求注冊人協(xié)商解決如何防止混淆的問題。如果當事人協(xié)商不成，則可參照我國2013年《商標法》第59條第3款，要求在后商標注冊人附加適當?shù)膮^(qū)別標識，防止消費者混淆。

第二種情況是，除商標注冊人之外的其他在先權(quán)利人因為沒有在法律規(guī)定的五年期限內(nèi)提出無效申請，其撤銷權(quán)消滅。此時，商標注冊效力確定，商標權(quán)人可以繼續(xù)使用其注冊商標，行使其商標權(quán)。但是，應(yīng)當如何處理該商標權(quán)與在先權(quán)利的關(guān)系呢？或者說，在先權(quán)利人在撤銷權(quán)消滅后，是否能夠以注冊商標侵犯自己的在先權(quán)利為由提起侵權(quán)訴訟呢？1996年劉繼鹵的繼承人裴某、劉某訴山東景陽崗酒廠侵犯著作權(quán)一案就涉及這個問題。如前所述，當在先權(quán)利人的撤銷權(quán)消滅后，商標注冊的效力得以確定，商標權(quán)人在注冊核準的范圍內(nèi)使用自己的商標，是合法行使商標權(quán)的行為，合法行使權(quán)利的行為不構(gòu)成侵權(quán)行為。如果允許在先權(quán)利人在撤銷權(quán)消滅后追究商標注冊人的侵權(quán)責任，商標法撤銷權(quán)五年期限的規(guī)定就毫無意義。所以，我們認為，在先權(quán)利人在撤銷權(quán)消滅后再對商標權(quán)人提起侵權(quán)訴訟，法院不應(yīng)支持。否則，就與法律規(guī)定在先權(quán)利人行使撤銷權(quán)的五年期限的立法目的相抵觸。

至于在先權(quán)利人撤銷權(quán)消滅后，注冊商標的使用是否需要向在先權(quán)利人支付使用費，值得討論。我國現(xiàn)在沒有承認取得時效制度，雖然侵犯他人在先權(quán)利的商標注冊經(jīng)過五年期限其效力得以確定，在先權(quán)利人不能禁止注冊人行使自己的權(quán)利，但是，商標注冊人商業(yè)性使用他人的知識產(chǎn)權(quán)卻是沒有合法根據(jù)的，依照民法公平原則，仍然應(yīng)當支付對價。這和根據(jù)添附制度取得所有權(quán)的一方應(yīng)當向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)對價是一個道理。撤銷權(quán)五年期限的規(guī)定是為了使不穩(wěn)定的法律關(guān)系(商標注冊)穩(wěn)定下來，以利于經(jīng)營活動。但是，任何無合法根據(jù)給他人造成損害而取得之利益，均屬不當?shù)美婪☉?yīng)當返還。因此，雖然權(quán)利人因撤銷權(quán)消滅而不能禁止注冊人使用其注冊商標,但是，仍然可以要求注冊人返還不當?shù)美?，簽訂許可使用合同。按照這一思路，劉繼鹵的繼承人與景陽崗酒廠的侵權(quán)糾紛可做如下分析：景陽崗酒廠未經(jīng)許可對劉繼鹵“武松打虎”組畫第11幅進行修改并申請商標注冊，已經(jīng)遠遠超過了1993年《商標法》規(guī)定的一年的爭議期，該商標注冊的效力已經(jīng)確定，景陽崗酒廠使用效力確定的注冊商標屬于合法行使權(quán)利，不構(gòu)成侵權(quán)行為。法院可以責令景陽崗酒廠向劉繼鹵的繼承人返還不當?shù)美?但應(yīng)受訴訟時效的限制)，并引導雙方協(xié)商，簽訂著作權(quán)許可使用合同。在明確商標注冊效力確定，注冊人的使用行為是合法行為，不構(gòu)成對在先權(quán)利的侵權(quán)的前提下，雙方當事人無論在法律上還是事實上，都處于平等的地位，在先權(quán)利人不能以侵權(quán)相威脅，這就為達成公平合理的使用費協(xié)議創(chuàng)造了條件。如果當事人協(xié)商不成，可以由法院裁決應(yīng)當支付的使用費，當事人按法院確定的使用費使用即可。

我國已經(jīng)有學者提出，應(yīng)當承認知識產(chǎn)權(quán)財產(chǎn)使用權(quán)時效取得。。如果該文的主張能夠被立法接受，侵犯他人在先權(quán)利的注冊商標通過長期使用，符合時效取得的所有要件，即可依時效取得所使用之知識產(chǎn)權(quán)使用權(quán)。如此,其繼續(xù)使用他人的在先權(quán)利，就有了合法的根據(jù)，既不構(gòu)成侵權(quán)，也不用再支付使用費。但是，無論按照時效取得的一般理論，還是作者的主張，時效取得的條件都比撤銷權(quán)消滅的條件嚴格得多，因此實際適用的可能性比撤銷權(quán)適用的可能性小得多。就我們所知，目前世界上還沒有一個國家明確規(guī)定了知識產(chǎn)權(quán)的時效取得:但是，我們認為該問題仍有研究的必要，我們也主張我國應(yīng)當承認取得時效制度。取得時效制度和撤銷權(quán)制度各有自己的作用領(lǐng)域，不能互相替代。從解決實際問題出發(fā)考慮，目前應(yīng)著力于撤銷.權(quán)制度的完善，例如商標法應(yīng)當明確規(guī)定在先權(quán)利人的撤銷權(quán)消滅后，在后商標注冊人不能反對在先商標注冊人使用其商標，行使其商標權(quán)；在先商標權(quán)人不能以在先權(quán)利為依據(jù)指控在后注冊商標侵權(quán)。至于商標法是否要規(guī)定撤銷權(quán)消滅后，商標注冊人應(yīng)向在先權(quán)利人返還不當?shù)美?，繼續(xù)使用需支付使用費,則是一個可選擇的問題。商標法可以明確規(guī)定，也可以不規(guī)定，由法官按照民法原理和相關(guān)制度處理。我們傾向于后者。

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