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國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)：《馬德里議定書(shū)》在美國(guó)生效

2003年11月2日，美國(guó)成為商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)馬德里議定書(shū)體系的積極成員。這是近年來(lái)美國(guó)商標(biāo)法最重要的變化之一，它提供了一種獲得國(guó)際商標(biāo)保護(hù)的系統(tǒng)，該系統(tǒng)既精簡(jiǎn)又具有很高的成本效益。
本文概述了《馬德里議定書(shū)》的工作方式，以及它可能對(duì)尋求對(duì)其商標(biāo)進(jìn)行國(guó)際保護(hù)的商標(biāo)所有人帶來(lái)的一些潛在的利弊。
馬德里議定書(shū)-概述
在許多國(guó)家/地區(qū)，長(zhǎng)期以來(lái)就有可能使用相當(dāng)簡(jiǎn)單的程序在國(guó)際上保護(hù)商標(biāo)-《馬德里協(xié)定》，這是1891年首次通過(guò)的國(guó)際公約。
由于《馬德里協(xié)定》包含一些阻礙許多國(guó)家加入的缺點(diǎn)，因此誕生了一項(xiàng)新的國(guó)際商標(biāo)保護(hù)公約，即《馬德里議定書(shū)》，該協(xié)定于1996年首次生效。《馬德里協(xié)定》和《議定書(shū)》現(xiàn)在并存，有些國(guó)家加入了一個(gè)或一個(gè)。其他，還有一些同時(shí)加入。
美國(guó)是最近批準(zhǔn)該議定書(shū)（但不是該協(xié)議）的國(guó)家之一，該國(guó)于2003年11月2日生效。根據(jù)該議定書(shū)，美國(guó)公司可以利用其美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)或注冊(cè)來(lái)獲得商標(biāo)保護(hù)。在任何或所有其他成員國(guó)中。此外，其他成員國(guó)的外國(guó)公司也可以使用該協(xié)議在美國(guó)獲得保護(hù)
協(xié)議如何運(yùn)作-簡(jiǎn)要摘要
如下所述，《馬德里議定書(shū)》的申請(qǐng)人首先要在其本國(guó)提交常規(guī)商標(biāo)申請(qǐng)，或者依靠該國(guó)的現(xiàn)有注冊(cè)（“本國(guó)商標(biāo)”）開(kāi)始。然后，申請(qǐng)人根據(jù)其原籍商標(biāo)在其本國(guó)商標(biāo)局提出另一項(xiàng)單獨(dú)的申請(qǐng)，這稱(chēng)為國(guó)際申請(qǐng)。在國(guó)際申請(qǐng)中，申請(qǐng)人要求進(jìn)行國(guó)際注冊(cè)，并指定一個(gè)或多個(gè)其他尋求商標(biāo)保護(hù)的議定書(shū)成員國(guó)。
本國(guó)商標(biāo)局（稱(chēng)為原屬局）將國(guó)際申請(qǐng)轉(zhuǎn)發(fā)給位于瑞士日內(nèi)瓦的世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（WIPO），如果滿(mǎn)足所有正式要求，該局將進(jìn)行國(guó)際注冊(cè)。然后，WIPO通知已尋求保護(hù)的《議定書(shū)》成員國(guó)。這些國(guó)家/地區(qū)將保護(hù)請(qǐng)求視為申請(qǐng)者直接在該國(guó)提出的國(guó)家商標(biāo)申請(qǐng)。這些辦事處進(jìn)行其本國(guó)法律要求的審查，并在必要時(shí)根據(jù)本國(guó)法律受理異議程序。1個(gè)
本文隨附61個(gè)活躍成員國(guó)的列表。預(yù)計(jì)會(huì)有更多國(guó)家加入。
目前的成員國(guó)包括歐盟國(guó)家，東歐和前蘇聯(lián)的一些國(guó)家，澳大利亞，日本，中國(guó)以及許多非洲國(guó)家。目前，北美或南美地區(qū)唯一的成員國(guó)是美國(guó)，古巴，安提瓜和巴布達(dá)。
此外，大多數(shù)講西班牙語(yǔ)的國(guó)家也從成員名單中明顯丟失。這是因?yàn)閰f(xié)議文件的允許語(yǔ)言?xún)H限于英語(yǔ)和法語(yǔ)。將來(lái)可能會(huì)添加西班牙語(yǔ)。
準(zhǔn)據(jù)法
在美國(guó)，2002年《馬德里議定書(shū)實(shí)施法》（“ MPIA”）（第107-273號(hào)法律，116條第1758號(hào)，1913-1921號(hào)法律）對(duì)1946年《商標(biāo)法》進(jìn)行了修正，以在美國(guó)實(shí)施《馬德里議定書(shū)》。MPIA生效2003年11月2日。在《聯(lián)邦規(guī)章》第37卷的第2部分和第7部分中，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局增加了新的法規(guī)，并對(duì)現(xiàn)有法規(guī)進(jìn)行了修訂，以實(shí)施MPIA。MPIA及其實(shí)施法規(guī)可在www.uspto.gov/main/trademarks.htm上找到。
誰(shuí)可以根據(jù)馬德里議定書(shū)提出國(guó)際申請(qǐng)，以及可以在哪里提出申請(qǐng)
根據(jù)《馬德里議定書(shū)》提出的國(guó)際申請(qǐng)可以由任何以馬德里議定書(shū)成員國(guó)為住所或國(guó)民，或在該國(guó)擁有“真實(shí)有效的工業(yè)或商業(yè)機(jī)構(gòu)”的實(shí)體或個(gè)人提出。因此，在某些情況下，申請(qǐng)人可以選擇兩個(gè)或多個(gè)“本國(guó)”。例如，一旦該協(xié)議在美國(guó)生效，則一家在英國(guó)（也是協(xié)議國(guó)家）設(shè)有運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的美國(guó)公司可以在美國(guó)或英國(guó)提交文件
《馬德里議定書(shū)》提出申請(qǐng)的前提
如上所述，要根據(jù)《議定書(shū)》提出申請(qǐng)，申請(qǐng)人必須先進(jìn)行家庭申請(qǐng)或注冊(cè)。該申請(qǐng)或注冊(cè)必須針對(duì)尋求國(guó)際保護(hù)的相同商標(biāo)和相同商品和服務(wù)。如果有必要涵蓋所有尋求國(guó)際保護(hù)的商品，則申請(qǐng)人可以依靠多個(gè)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)或注冊(cè)。
提交國(guó)際申請(qǐng)
一旦提交了原籍申請(qǐng)（或確定了原籍注冊(cè)），下一步就是在申請(qǐng)人的原產(chǎn)商標(biāo)局（即原籍申請(qǐng)或注冊(cè)所在的國(guó)家商標(biāo)局）提交國(guó)際申請(qǐng)。該國(guó)際申請(qǐng)必須至少在一個(gè)其他《議定書(shū)》成員國(guó)中包含一項(xiàng)保護(hù)請(qǐng)求，并且可能包含多達(dá)60個(gè)此類(lèi)請(qǐng)求。該請(qǐng)求被稱(chēng)為“保護(hù)擴(kuò)展請(qǐng)求”（或擴(kuò)展請(qǐng)求）。有時(shí)使用縮寫(xiě)REP。
內(nèi)政部將僅出于有限目的審查國(guó)際申請(qǐng)，主要是為了證明該商標(biāo)與基本家庭申請(qǐng)或注冊(cè)中的商標(biāo)相同，申請(qǐng)人相同，并且商品和服務(wù)由該房屋涵蓋申請(qǐng)或注冊(cè)。內(nèi)政部還證明申請(qǐng)日期，然后將國(guó)際申請(qǐng)轉(zhuǎn)發(fā)給WIPO。
在根據(jù)《馬德里議定書(shū)》提出國(guó)際申請(qǐng)時(shí)，有可能根據(jù)《巴黎公約》要求優(yōu)先權(quán)。也就是說(shuō)，如果國(guó)際申請(qǐng)是在六個(gè)月的《巴黎公約》窗口之內(nèi)提出的，通常可以成功地要求申請(qǐng)人首次提出該商標(biāo)的國(guó)家申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
WIPO的作用
WIPO還審查了國(guó)際申請(qǐng)，但僅針對(duì)形式。
WIPO檢查是否滿(mǎn)足所有基本申請(qǐng)要求（例如，有附圖標(biāo)記），商品和服務(wù)是否已根據(jù)《尼斯公約》正確分類(lèi)，并且已支付所有費(fèi)用。
如果提出任何問(wèn)題，WIPO將通知內(nèi)政部和申請(qǐng)人，并且必須在三個(gè)月的期限內(nèi)解決這些問(wèn)題，以避免遺棄。
一旦申請(qǐng)形式正確，便會(huì)進(jìn)行國(guó)際注冊(cè)，WIPO將通知提出延期申請(qǐng)的國(guó)家的商標(biāo)局。然后，這些國(guó)家商標(biāo)局中的每一個(gè)都會(huì)分別對(duì)那里的保護(hù)請(qǐng)求進(jìn)行單獨(dú)審查。
國(guó)家商標(biāo)局的作用
就像在該國(guó)直接提交的任何申請(qǐng)一樣，在要尋求保護(hù)的指定國(guó)家中進(jìn)行考試。各個(gè)國(guó)家或地區(qū)可以直接申請(qǐng)的任何理由拒絕注冊(cè)。異議程序的范圍與國(guó)內(nèi)法相同。
盡管在沒(méi)有WIPO參與的情況下在各個(gè)國(guó)家進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性起訴，但WIPO獲悉了結(jié)果，并發(fā)布和記錄了有關(guān)訴訟的信息。
根據(jù)《馬德里議定書(shū)》，國(guó)家商標(biāo)局必須在12個(gè)月內(nèi)發(fā)出駁回決定，可以選擇將該期限延長(zhǎng)到18個(gè)月。美國(guó)選擇了更長(zhǎng)的時(shí)間。如果在12個(gè)月或18個(gè)月的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有發(fā)出拒絕，則必須接受該商標(biāo)的保護(hù)。
允許個(gè)別國(guó)家表示拒絕是基于異議的，即使直到十二個(gè)月或十八個(gè)月之后才做出異議，如果通知WIPO在規(guī)定的期限內(nèi)有異議的可能性，則該國(guó)家也可以這樣做。
如果國(guó)家商標(biāo)局最終允許該擴(kuò)展請(qǐng)求，則該請(qǐng)求將被注冊(cè)，通常被稱(chēng)為已注冊(cè)的保護(hù)擴(kuò)展。
《馬德里議定書(shū)》提供保護(hù)的地方
《馬德里議定書(shū)》將在原始國(guó)際申請(qǐng)中指定的或以后指定的任何《馬德里議定書(shū)》國(guó)家中提供保護(hù)。以后進(jìn)行的指定稱(chēng)為后續(xù)指定，通常在提交時(shí)會(huì)收到一個(gè)有效的申請(qǐng)日期。如果后續(xù)指定是在國(guó)際注冊(cè)所給予的《巴黎公約》優(yōu)先權(quán)日起6個(gè)月內(nèi)提交的，則該優(yōu)先權(quán)也可能適用于后續(xù)指定。
備案費(fèi)
根據(jù)馬德里議定書(shū)，最多進(jìn)行3個(gè)國(guó)際類(lèi)別的國(guó)際申請(qǐng)的基本申請(qǐng)費(fèi)為653瑞士法郎（當(dāng)前約為497美元）（如果商標(biāo)是彩色的，則為903瑞士法郎，或約688美元）。另外，每個(gè)指定國(guó)家/地區(qū)都需要額外收費(fèi)。除非指定國(guó)家確定個(gè)人費(fèi)用，否則這筆費(fèi)用將為73瑞士法郎（約合55美元），該費(fèi)用不得超過(guò)直接在該國(guó)提交申請(qǐng)的費(fèi)用。迄今為止，已有23個(gè)成員國(guó)設(shè)定了個(gè)人費(fèi)用。美國(guó)已這樣做，其費(fèi)用與美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局當(dāng)前收取的費(fèi)用相同。
在某些情況下，對(duì)于超過(guò)3類(lèi)的每類(lèi)商品和服務(wù)，將收取73瑞士法郎（約合55美元）的附加費(fèi)。內(nèi)政部可能會(huì)收取處理和手續(xù)費(fèi)，以將國(guó)際申請(qǐng)證明和轉(zhuǎn)發(fā)給WIPO。
WIPO網(wǎng)頁(yè)上包括一個(gè)費(fèi)用計(jì)算器，使用戶(hù)可以輸入所有相關(guān)信息，當(dāng)然包括尋求保護(hù)的國(guó)家，并收取總的申請(qǐng)費(fèi)。WIPO費(fèi)用表可在www.wipo.int/madrid上找到，而WIPO費(fèi)用計(jì)算器可在www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep上找到。
國(guó)際注冊(cè)對(duì)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)或注冊(cè)的依賴(lài)性
在國(guó)際注冊(cè)生效之日起的頭五年內(nèi)，其有效性和范圍將取決于基本家庭申請(qǐng)或注冊(cè)的命運(yùn)。例如，在該五年期間內(nèi)，任何限制，最終拒絕或放棄住所申請(qǐng)，或取消，限制或使住所登記無(wú)效，都會(huì)對(duì)國(guó)際登記以及將保護(hù)范圍擴(kuò)展到《馬德里議定書(shū)》國(guó)家的情況產(chǎn)生相同的影響。如果在五年期間結(jié)束后由于在該期間發(fā)起的訴訟而發(fā)生了家庭申請(qǐng)/注冊(cè)的放棄，取消等情況，也是如此。
五年依賴(lài)的概念通常被稱(chēng)為集中攻擊（涉及第三方的行為）。但是，五年期結(jié)束后，國(guó)際注冊(cè)便獨(dú)立于基本的家庭申請(qǐng)或注冊(cè)。
依賴(lài)性或集中式攻擊的影響可以通過(guò)稱(chēng)為轉(zhuǎn)換的另一個(gè)概念來(lái)減輕。這樣一來(lái)，國(guó)際注冊(cè)就可以在指定的延伸國(guó)家轉(zhuǎn)換為單獨(dú)的國(guó)家申請(qǐng)，同時(shí)保留原始國(guó)際注冊(cè)的日期（或后續(xù)指定）和要求的任何優(yōu)先權(quán)。商標(biāo)所有人必須在取消國(guó)際注冊(cè)的三個(gè)月內(nèi)提出轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
替代效應(yīng)
國(guó)際注冊(cè)被視為以同一所有人，同一所有人的名義代替同一商標(biāo)，同一商品和服務(wù)的先前存在的國(guó)家注冊(cè)。如果滿(mǎn)足所有這三個(gè)要求，則替換效果會(huì)自動(dòng)發(fā)生，并且國(guó)際注冊(cè)將符合先前的國(guó)家注冊(cè)的優(yōu)先日期。因此，如果不更新國(guó)家注冊(cè)，則由于替換效應(yīng)，擴(kuò)展到該國(guó)的國(guó)際注冊(cè)的持有人將保留其權(quán)利。
如果允許國(guó)家注冊(cè)過(guò)期，則所有者可以要求在國(guó)家商標(biāo)局和WIPO的記錄中注明替換記錄。實(shí)際上，很少有國(guó)際注冊(cè)持有人允許其國(guó)家注冊(cè)過(guò)期，因此，很少有人提出要進(jìn)行替換的請(qǐng)求。
記錄影響國(guó)際注冊(cè)的變更
《馬德里議定書(shū)》允許僅向WIPO提交一份文件，即可記錄適用于所有保護(hù)范圍的文件，例如所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)Q(chēng)或地址的更改或商品和服務(wù)的限制。分配可以是總計(jì)，也可以?xún)H分配給某些指定的國(guó)家，或者僅分配給某些商品和服務(wù)。
但是，只能分配給有權(quán)獲得《馬德里議定書(shū)》保護(hù)的個(gè)人或?qū)嶓w，即《馬德里議定書(shū)》國(guó)家的國(guó)民或住所，或在那兒擁有真實(shí)有效的工商機(jī)構(gòu)的實(shí)體。如果不是這種情況，WIPO將不會(huì)記錄該任務(wù)。
《馬德里議定書(shū)》不需要將商譽(yù)與商標(biāo)一起轉(zhuǎn)讓。但是，國(guó)家法律將管轄商標(biāo)的分配及其相關(guān)的善意。因此，在美國(guó)，仍然需要轉(zhuǎn)讓與商標(biāo)相關(guān)的商譽(yù)。
續(xù)約
國(guó)際注冊(cè)的有效期為十年，可以十年為期更新。可以針對(duì)所有推廣國(guó)或僅針對(duì)其中一部分推廣國(guó)際注冊(cè)?！恶R德里議定書(shū)》不需要使用證明即可續(xù)展。但是，成員國(guó)可能會(huì)要求這樣做，以保持對(duì)保護(hù)的注冊(cè)延期。美國(guó)這樣做。
同樣，如果國(guó)際注冊(cè)期滿(mǎn)或被取消，所有相應(yīng)的保護(hù)延長(zhǎng)期也將同樣到期。因此，無(wú)意中未能續(xù)簽國(guó)際注冊(cè)可能會(huì)產(chǎn)生廣泛而可怕的后果。WIPO將在續(xù)約到期前六個(gè)月向所有人發(fā)送提醒。
《馬德里議定書(shū)》的某些潛在利弊
與在尋求保護(hù)的國(guó)家商標(biāo)局提交單獨(dú)申請(qǐng)相比，《馬德里議定書(shū)》具有許多潛在的優(yōu)勢(shì)。該協(xié)議允許以一種語(yǔ)言（包括英語(yǔ)）以單筆費(fèi)用（一種貨幣）提交一次申請(qǐng)，這可能會(huì)在多達(dá)60個(gè)不同的成員國(guó)中提供保護(hù)。因此，與在多個(gè)國(guó)家/地區(qū)分別提交文件相比，初始提交流程非常簡(jiǎn)化，并且僅需要在一個(gè)國(guó)家/地區(qū)保留法律顧問(wèn)。
但是，如果國(guó)家商標(biāo)局拒絕審查延期請(qǐng)求，或者提出異議，則有必要在該國(guó)保留當(dāng)?shù)芈蓭?。因此，與直接在多個(gè)國(guó)家/地區(qū)進(jìn)行歸檔相比，節(jié)省的成本可能取決于在指定國(guó)家/地區(qū)是否一切順利。
《議定書(shū)》還規(guī)定了不超過(guò)18個(gè)月的規(guī)定期限，在此期間內(nèi)，指定成員國(guó)的辦事處必須提出可能的拒絕意見(jiàn)。與國(guó)家申請(qǐng)相比，這通常提供了更短的審查期限。
《馬德里議定書(shū)》最大的潛在優(yōu)勢(shì)之一就是能夠通過(guò)一次提交就記錄并記錄所有權(quán)變更等重要事件的能力。但是，一個(gè)潛在的重要陷阱是禁止將商標(biāo)分配給沒(méi)有享受《馬德里議定書(shū)》權(quán)利的實(shí)體。例如，這意味著商標(biāo)可能不會(huì)分配給加拿大購(gòu)買(mǎi)者，因?yàn)榧幽么蟛皇亲h定書(shū)的成員。因此，一家公司預(yù)期其商標(biāo)組合的未來(lái)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蛘咧皇窍霌碛袩o(wú)限的酌處權(quán)，可能就不會(huì)根據(jù)《馬德里議定書(shū)》進(jìn)行訴訟。
《議定書(shū)》的另一個(gè)潛在的巨大優(yōu)勢(shì)是，續(xù)簽可以每十年一次提交一份申請(qǐng)，每次收費(fèi)一次（某些國(guó)家（包括美國(guó)）強(qiáng)加了單獨(dú)的使用要求，以保持在那里的注冊(cè)）。因此，對(duì)于希望在不久的將來(lái)使用商標(biāo)的公司而言，可節(jié)省大量的續(xù)展費(fèi)用。同樣，如果行業(yè)品牌很少持續(xù)十年或十年以上，那么這將不會(huì)帶來(lái)明顯的好處。
與其他許多國(guó)家的法律相比，美國(guó)法律通常要求對(duì)商品和服務(wù)進(jìn)行更窄，更具體的標(biāo)識(shí)這一事實(shí)可能導(dǎo)致該協(xié)議的一個(gè)缺陷。因此，基于美國(guó)基本申請(qǐng)和注冊(cè)的國(guó)際申請(qǐng)以及在指定成員國(guó)中的后續(xù)保護(hù)可能會(huì)狹義地定義商品和服務(wù)。在起訴過(guò)程中，向美國(guó)提出延期申請(qǐng)也必須遵守美國(guó)的規(guī)則。出于這個(gè)原因，可以基于一個(gè)或多個(gè)地點(diǎn)的“真實(shí)有效的工業(yè)或商業(yè)機(jī)構(gòu)”來(lái)選擇祖國(guó)的申請(qǐng)人，可以選擇比美國(guó)要求更嚴(yán)格的祖國(guó)
同樣，商標(biāo)所有人應(yīng)充分意識(shí)到馬德里議定書(shū)依賴(lài)性或“集中攻擊”要求帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。如果基本申請(qǐng)或注冊(cè)全部或部分落入了規(guī)定的期限內(nèi)，則如上所述，除非實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換，否則國(guó)際注冊(cè)和所有保護(hù)范圍都將同樣丟失或受到限制。但是轉(zhuǎn)換很可能會(huì)導(dǎo)致大量的額外費(fèi)用，因?yàn)檗D(zhuǎn)換申請(qǐng)必須重新任命當(dāng)?shù)芈蓭熼_(kāi)始，并要繳納另一組申請(qǐng)費(fèi)。
最后，預(yù)計(jì)《馬德里議定書(shū)》的實(shí)施將極大地復(fù)雜化并增加美國(guó)商標(biāo)搜索和許可的成本。為了進(jìn)行徹底的搜索，現(xiàn)在有必要檢查覆蓋范圍已經(jīng)或可能擴(kuò)展到美國(guó)的國(guó)際注冊(cè)記錄。例如，如果國(guó)際注冊(cè)于2003年11月1日在澳大利亞提出，并擴(kuò)展到美國(guó)，則該國(guó)際注冊(cè)應(yīng)優(yōu)先于該日期之后在該國(guó)提出的美國(guó)國(guó)家申請(qǐng)。

標(biāo)簽：阿壩潛江日照四平晉城湘西青島十堰

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