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涉外貼牌加工行為是否為商標(biāo)使用行為

貼牌生產(chǎn)，也稱為定牌生產(chǎn)，俗稱“貼牌”，英文即Original Equipment/EntrustedManufacture，譯為“原始設(shè)備制造商或原產(chǎn)地委托加工”，簡稱為OEM。品牌生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是利用自己掌握的關(guān)鍵的核心技術(shù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品，控制銷售渠道，具體的加工任務(wù)通過合同訂購的方式委托同類產(chǎn)品的其他廠家生產(chǎn)。之后將所訂產(chǎn)品低價(jià)買斷，并直接貼上自己的品牌商標(biāo)。貼牌生產(chǎn)屬于加工貿(mào)易中的“代工生產(chǎn)”方式，在國際貿(mào)易中是以商品為載體的勞務(wù)出口。
早在1993年，我國就出現(xiàn)了國內(nèi)貼牌加工商標(biāo)侵權(quán)的案例——?dú)W通國、深圳金盾服裝有限公司與無錫明星服裝有限公司（以下簡稱“明星公司”）、張建國侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛案。[262]歐通國是“KINDON及船形標(biāo)志圖形”商標(biāo)的注冊(cè)人，被告明星公司兩次接受武漢市鴻發(fā)精品時(shí)裝城的劉宗橋的來料加工要求，定做全毛男西裝。明星公司按時(shí)裝城的要求將其提供的商標(biāo)標(biāo)識(shí)縫制于定作物之上，將全部定作物交于時(shí)裝城。明星公司不是原告訴稱的“生產(chǎn)”，而是委托加工。被告張建國辯稱自己是初次經(jīng)營金盾西服，不知道是假的。法院審理后認(rèn)為，明星公司明知原告是KINDON商標(biāo)的權(quán)利人，卻以營利目的為他人生產(chǎn)侵犯原告商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)品，具有主觀過錯(cuò)，其行為已構(gòu)成對(duì)原告商標(biāo)權(quán)的侵害，應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任，包括停止侵權(quán)、消除影響、賠償損失。張建國作為服裝銷售商，在經(jīng)營中也應(yīng)盡謹(jǐn)慎審查義務(wù)，其銷售侵犯他人商標(biāo)權(quán)的商品，侵害了原告的合法權(quán)益，又不能證明自己盡了注意義務(wù)，因此也構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
在國內(nèi)定牌加工中，由于商品生產(chǎn)針對(duì)的是國內(nèi)市場，即使受托加工方不直接從事侵害商標(biāo)專用權(quán)的商品的銷售行為，商品最終都會(huì)進(jìn)入國內(nèi)市場流通，商標(biāo)標(biāo)識(shí)最終會(huì)投入到實(shí)際使用環(huán)節(jié)。因此，國內(nèi)貼牌生產(chǎn)方式下，不論是生產(chǎn)過程中加商標(biāo)標(biāo)識(shí)，還是生產(chǎn)后立即貼附商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為都構(gòu)成商標(biāo)使用，也構(gòu)成商標(biāo)假冒、仿冒行為。但是，涉外定牌生產(chǎn)的商品不進(jìn)入國內(nèi)市場，而是直接將生產(chǎn)加工的成品交付給委托加工方，委托加工方的銷售市場在國外。在這種情況下，受托加工方的單純加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用或者銷售侵害商標(biāo)專用權(quán)產(chǎn)品的行為就值得探討了。
一直以來，就涉外定牌加工承攬方的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，司法實(shí)踐存在認(rèn)識(shí)上的分歧。2002年，廣東省深圳市中級(jí)人民法院在“耐克案”中認(rèn)定，涉外定牌生產(chǎn)的受托加工方與委托方一起承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。該案中，美國比阿埃斯公司向中國商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)了“NIKE”字母商標(biāo)，核定使用商品是53類（國際分類第25類）運(yùn)動(dòng)衣。1932年NIKE商標(biāo)在西班牙得到使用?，F(xiàn)在該商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人為西班牙FLORA BERTRAND MARA公司，注冊(cè)類別為第25類商品。商標(biāo)專用權(quán)人在西班牙向CIDESPORT公司提供了NIKE商標(biāo)許可證。2000年3月至5月間，被告西班牙CIDESPORT公司委托被告浙江省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司和被告浙江省嘉興市銀興制衣廠加工制作NIKE男滑雪夾克，服裝加工制作完成后，由被告浙江省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)出口，擬經(jīng)香港轉(zhuǎn)口出口到西班牙，以交付給委托人CIDESPORT公司。法院認(rèn)為，被告浙江省嘉興市銀興制衣廠接受西班牙CIDESPORT公司的委托，并與浙江省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司相配合加工制作NIKE商標(biāo)的滑雪夾克。上列三被告在本案的侵權(quán)行為中主觀上有意思上的聯(lián)絡(luò)，行為上有明確的分工，共同構(gòu)成一個(gè)完整的行為。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定，他們的行為侵害了原告的NIKE注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。原告請(qǐng)求法院判令被告停止商標(biāo)侵權(quán)行為，消除侵權(quán)結(jié)果和賠償侵權(quán)損失的主張，理由正當(dāng)，本院予以支持。[263]該案最終認(rèn)定了貼牌生產(chǎn)者的商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。持否定觀點(diǎn)的法院則認(rèn)為，涉外定牌加工中的加工方不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，因?yàn)槎ㄅ萍庸ず蟮纳唐凡辉诰硟?nèi)銷售，產(chǎn)品上貼附的商業(yè)標(biāo)識(shí)不是用作識(shí)別商品來源的商標(biāo)，不會(huì)導(dǎo)致混淆，不可能產(chǎn)生損害，因而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。加工方只負(fù)責(zé)加工，不負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品，在此過程中加工方的商標(biāo)標(biāo)注行為不是商標(biāo)使用行為。香港雨果博斯有限公司與武夷山市喜樂制衣有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案、上海申達(dá)音響電子有限公司與玖麗得電子（上海）有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛案均持此觀點(diǎn)。
關(guān)于定牌加工的問題，北京市高級(jí)人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》在第21個(gè)問題答道，承攬加工帶有他人注冊(cè)商標(biāo)的商品的，承攬人應(yīng)當(dāng)對(duì)定作人是否享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)進(jìn)行審查。未盡到注意義務(wù)加工侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的，承攬人與定作人構(gòu)成共同侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)與定作人共同承擔(dān)損害賠償?shù)蓉?zé)任。承攬人不知道是侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品，并能夠提供定作人及其商標(biāo)權(quán)利證明的，不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。這條規(guī)定告訴我們，承攬加工人要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任；但如果能夠證明主觀上沒有過錯(cuò)、且能提供定作人情況等信息的，則不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
但2013年《商標(biāo)法》并沒有對(duì)定牌加工問題作出明確規(guī)定，商標(biāo)立法對(duì)此仍未置可否。這對(duì)中國的出口加工企業(yè)是不利的，因?yàn)椤吨腥A人民共和國知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》目前的制度設(shè)計(jì)是既控制貨物的進(jìn)口行為，也控制貨物的出口行為，因此，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律規(guī)定執(zhí)行的話，耐克案中即使西班牙委托方在西班牙享有耐克商標(biāo)專用權(quán)，在我國生產(chǎn)的這些貨物依然是侵害美國耐克公司在中國注冊(cè)的耐克商標(biāo)的商標(biāo)專用權(quán)的貨物。
耐克案和以上這些規(guī)定留給我們的思考很多，案件判決和這些規(guī)定都為貼牌生產(chǎn)者施加了一個(gè)審查和注意義務(wù)，因此，貼牌企業(yè)唯有通過認(rèn)真履行審查義務(wù)才能免除責(zé)任承擔(dān)。企業(yè)在接受定牌加工委托時(shí)首先要嚴(yán)格審查，要求委托方提供商標(biāo)權(quán)證明資料，自己把關(guān)，預(yù)防責(zé)任發(fā)生。當(dāng)然，對(duì)涉外定牌加工生產(chǎn)者施加很重的審查義務(wù)對(duì)這些企業(yè)的生存發(fā)展不利，從目前我們法律制度的建構(gòu)來看，也沒有對(duì)這些企業(yè)的利益給予考慮。我國現(xiàn)行法律制度中，只有專利法規(guī)定了臨時(shí)過境不侵權(quán)的措施，商標(biāo)法中并沒有類似規(guī)定。
為統(tǒng)一司法裁判規(guī)則，解決同案不同判問題，2014年3月，最高人民法院裁定，浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司（以下簡稱“亞環(huán)公司”）與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司（以下簡稱“萊斯公司”）商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案存在原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的情形，提審該案。提審針對(duì)的是浙江省高級(jí)人民法院的二審判決，該判決認(rèn)定，被告亞環(huán)公司定牌加工標(biāo)有“PRETUL”商標(biāo)的掛鎖的行為侵犯原告萊斯公司的商標(biāo)權(quán)。萊斯公司在中國是“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)的合法所有人，儲(chǔ)伯公司是墨西哥“PRETUL”與“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)的合法所有人，亞環(huán)公司生產(chǎn)的掛鎖均是根據(jù)該公司的授權(quán)而生產(chǎn)，并全部出口至墨西哥。[265]2015年11月16日，最高人民法院就提審此案作出判決，認(rèn)為商標(biāo)法保護(hù)商標(biāo)的基本功能，即識(shí)別功能；是否破壞商標(biāo)的識(shí)別功能，是判斷是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的基礎(chǔ)。在商標(biāo)并不能發(fā)揮識(shí)別作用，并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，都不具有實(shí)際意義。該案亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識(shí)別商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。最高人民法院由此判決涉外定牌加工中加工方的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。[266]在該判決中，最高人民法院將貼附標(biāo)志行為與貼附商標(biāo)行為加以區(qū)別，貼附標(biāo)志如果不發(fā)揮識(shí)別商品來源功能則不屬于商標(biāo)使用行為，反過來也不會(huì)破壞商標(biāo)的基礎(chǔ)功能，由此認(rèn)定涉外定牌加工承攬方亞環(huán)公司的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。該案判決對(duì)涉外定牌加工承攬方的行為是否構(gòu)成侵權(quán)提供了判斷標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我國出口加工企業(yè)拓展業(yè)務(wù)是有利的。當(dāng)然，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為一般情形下可據(jù)參考的指南，個(gè)案情況千變?nèi)f化，特定情況下如何認(rèn)定涉外定牌加工承攬方的責(zé)任，還需具體情形具體分析。

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