一般情況下,商標侵權是使消費者將在后商標所使用的商品誤認為來源于在先商標所有人,或經(jīng)其贊助或同意。但在特定情況下,被控侵權的商標所有人之行為也可能使消費者將在先商標使用的商品誤認為來源于在后商標所有人,或經(jīng)其贊助或同意。前一種情況為商標侵權的一般情形,可稱之為“順向混淆”;后一種情況則為“反向混淆”。美國成文法中并沒有明確區(qū)分“順向混淆”與“反向混淆”的概念,它們是由法院通過一系列判例加以確認的。同時,反向混淆理論在《不正當競爭法重述》得到了肯定,并被美國專利商標局所采納。 反向混淆理論由 Big Foot案首創(chuàng)。該案原告“Big O"是一家年銷售額僅20萬美元的小規(guī)模地區(qū)輪胎批發(fā)商,被告“ Goodyear"則是年銷售額達52.5億美元的全球最大的輪胎制造商。原告于1973年末計劃并于1974年2月開始在斜紋輪胎上使用“ Big Foot"商標,被告在同年夏季決定在新的線形輪胎上使用“ Big Foot"商標并制定了600萬美元的全國性廣告計劃。2被告在廣告及銷售計劃即將付諸實施期間得知原告的使用,在雙方協(xié)商未果的情況下,被告按原計劃進行了廣告和銷售。由于被告的規(guī)模、名氣和廣告宣傳力度占優(yōu),看到廣告的消費者到原告商店購買被告的產(chǎn)品,原告的經(jīng)銷商不得不向疑惑的顧客解釋其銷售的是“ Big Foot”斜紋輪胎,而非被告的BigFoot'”線形輪胎。隨后,原告向科羅拉多地方法院提起商標侵權之訴。法院以存在混淆可能性為據(jù)判定被告侵權,并處賠償金和懲罰性賠償金。被告不服判決提起上訴。第十巡回法院支持了地方法院的認定,不過減輕了賠償金和懲罰性賠償金。在訴訟中,陪審團和法官贊同了原告的主張,即消費者可以合理地認為原告的“ Big Foot”輪胎是來源于被告,甚至認為原告侵犯了被告的商標。被告的抗辯理由是,只有被告利用了原告商譽才存在侵權責任,而本案中,被告既沒有利用原告商譽的意圖,也沒有將其商品欺騙性地讓消費者誤認為是原告的商品。法院駁回了被告的主張,因為“如果法律責任僅僅局限于欺詐,則任何具有相當規(guī)模和資源的人都可以采納(他人的)商標,并將其作為在后使用者產(chǎn)品的標識開發(fā)出新的含義。本案中 Goodyear不當使用商標的行為毫無疑問是不正當競爭,必須受到起訴”。
反向混淆案件中,認定侵權責任的基礎仍然是混淆可能性一一顯然,不存在混淆,就無所謂反向混淆。因此,“反向混淆與順向或一般的混淆并不構成各自獨立的權利主張;它們僅僅是商標侵權的可選擇性理論”。反向混淆理論在美國的產(chǎn)生和興起是與其堅持商標保護的使用原則密切相關的。實際上,上述 Big Foot案就屬于法院適用普通法來解決未注冊商標糾紛的案例。適用反向混淆理論,一方面要保護在先使用人創(chuàng)立其商譽以及進入新市場的能力;另一方面也應當根據(jù)衡平原則合理考慮在后使用人的善意使用與投入。如果在先使用人的唯一優(yōu)勢只在于在先使用本身,而善意的在后使用人通過誠實勞動和巨大投入已經(jīng)將相關市場開發(fā)出來,則強迫在后使用人徹底改變其使用計劃就可能并不公平。因此,一些法院在適用反向混淆理論認定侵權之后,通常會依據(jù)衡平原則決定合理的救濟措施。在混淆可能性的認定方法上,反向混淆與順向混淆案件并無本質(zhì)區(qū)別。不過,商標本身的強度可能在認定時具有更重要的價值。如果商標本身具有描述性,只有獲得第二含義之后才能得到保護,則反向混淆就可能有利于在后使用人,因為恰恰是在后使用人的使用才使該商標具有了可受保護性。
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