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“撤三”案件中判定商品是否類似應(yīng)考量哪些因素？

來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報/中國知識產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng)

　　在注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷（下稱“撤三”）案件中，判定商品是否類似應(yīng)考量哪些因素？圍繞第8461714號圖形商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)）引發(fā)的商標(biāo)權(quán)撤銷復(fù)審行政糾紛案，北京市高級人民法院在日前作出的判決中表示，“撤三”案件中判定商品是否類似，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、消費渠道和消費群體進(jìn)行判斷，一般依據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》進(jìn)行判斷。

　　據(jù)了解，訴爭商標(biāo)由吳某某于2010年7月8日提交注冊申請，2011年7月21日被核準(zhǔn)注冊使用在服裝、足球鞋、鞋等第25類商品上。

　　2017年7月20日，傳奇影業(yè)有限責(zé)任公司（下稱傳奇公司）以吳某某在2014年7月20日至2017年7月19日期間（下稱指定期間）內(nèi)無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用訴爭商標(biāo)為由，提出撤銷訴爭商標(biāo)的申請但未獲得支持，其繼而向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱原商評委）申請復(fù)審。

　　吳某某向原商評委提交了訴爭商標(biāo)相關(guān)許可使用授權(quán)書、采購合同、發(fā)票以及在電商平臺進(jìn)行銷售的頁面截圖等證據(jù)，主張其自訴爭商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊至今一直在核定商品上進(jìn)行真實、合法、有效的商業(yè)性使用。

　　原商評委經(jīng)審理認(rèn)為，吳某某提交的證據(jù)或未顯示訴爭商標(biāo)，或形成時間晚于2017年7月19日，也未形成完整的證據(jù)鏈，不足以證明其在指定期間內(nèi)將訴爭商標(biāo)進(jìn)行了真實、合法、有效的使用，據(jù)此作出對訴爭商標(biāo)予以撤銷的復(fù)審決定。

　　吳某某不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，主張其提交的證據(jù)足以證明其于指定期間內(nèi)將訴爭商標(biāo)在核定商品上進(jìn)行了真實、合法、有效的商業(yè)性使用，并向法院提交了使用訴爭商標(biāo)的商品在電商平臺的銷售訂單截圖以及其對電商平臺頁面進(jìn)行公證取證的公證書等證據(jù)，以證明其公證的兩項網(wǎng)絡(luò)銷售訂單的商品詳情頁中在商品圖片、包裝圖片及介紹圖片等處均使用了訴爭商標(biāo)，且上述兩筆訂單的創(chuàng)建時間均在指定期間內(nèi)。

　　北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，吳某某提交的電商平臺網(wǎng)絡(luò)銷售訂單頁面的公證書顯示其在指定期間內(nèi)通過電商平臺銷售了帶有訴爭商標(biāo)的鞋類產(chǎn)品，能夠證明其于指定期間內(nèi)將訴爭商標(biāo)在鞋、足球鞋商品上進(jìn)行了真實、合法、有效的商業(yè)性使用，但不能證明在其他核定商品上進(jìn)行了使用，據(jù)此于2020年4月13日判決撤銷原商評委作出的復(fù)審決定，并判令國家知識產(chǎn)權(quán)局（根據(jù)中央機(jī)構(gòu)改革部署，原商評委的相關(guān)職責(zé)由國家知識產(chǎn)權(quán)局行使）重新作出決定。

　　據(jù)了解，在一審訴訟期間，訴爭商標(biāo)被核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓予福建省莆田市萬家燈火貿(mào)易有限公司（下稱萬家燈火公司），吳某某與萬家燈火公司共同出具聲明，表示由萬家燈火公司代替吳某某參加后續(xù)訴訟。

　　針對一審判決，萬家燈火公司向北京市高級人民法院提起上訴稱，吳某某提交的證據(jù)可以證明訴爭商標(biāo)于指定期間內(nèi)在服裝、襪等核定商品上進(jìn)行了使用；一審判決認(rèn)定訴爭商標(biāo)于指定期間內(nèi)在鞋、足球鞋商品上進(jìn)行了真實、有效的商業(yè)性使用，足球鞋、鞋與訴爭商標(biāo)核定使用的服裝、襪等其他商品屬于類似商品，因此訴爭商標(biāo)也應(yīng)在服裝、襪等其他核定商品上維持注冊，故請求補(bǔ)充認(rèn)定訴爭商標(biāo)于指定期間內(nèi)在服裝、襪等其他核定商品上進(jìn)行了真實、有效的商業(yè)性使用。

　　北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，訴爭商標(biāo)核定使用的服裝、襪等其他商品與鞋類產(chǎn)品不屬于同一類似群組，且在功能、用途等方面具有一定差異，不屬于類似商品；在案證據(jù)未能形成完整的證據(jù)鏈，不足以證明訴爭商標(biāo)于指定期間在除足球鞋、鞋以外的其他核定商品上進(jìn)行了真實、合法、有效的商業(yè)性使用。綜上，法院判決駁回萬家燈火公司的上訴，維持一審判決。（王晶）

　　行家點評

　　王鑫韓擘男北京騰宇律師事務(wù)所主任、顧問：商標(biāo)的使用應(yīng)遵循標(biāo)志、商品或服務(wù)、主體均一致的基本原則。商標(biāo)權(quán)利人要證明其對注冊商標(biāo)進(jìn)行了真實、合法、有效的商業(yè)性使用，必須有注冊商標(biāo)標(biāo)志與特定商品或服務(wù)相聯(lián)系的事實，而且能夠體現(xiàn)確實使用了這一標(biāo)志。如果商標(biāo)權(quán)利人能夠證明訴爭商標(biāo)使用在某項商品或服務(wù)上，那么，需要進(jìn)一步判斷是否屬于核定使用的商品或服務(wù)。

　　實踐中，一般商標(biāo)權(quán)利人提交的使用證據(jù)存在兩種情形，即實際使用商品或者服務(wù)在訴爭商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)之外、實際使用商品或者服務(wù)僅在核定使用的部分商品或服務(wù)上。該案屬于第二種情形，一審及二審法院均認(rèn)可商標(biāo)權(quán)利人提交的證據(jù)能夠證明在鞋、足球鞋上的使用，但不認(rèn)可在鞋類商品上的使用屬于在服裝、襪等其他核定商品上的使用，二審法院認(rèn)為服裝、襪與鞋不屬于同一類似群組，故不屬于類似商品。

　　根據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，商標(biāo)注冊人或者被許可使用人在核定的一種商品上使用注冊商標(biāo)的，在與該商品相類似的商品上的注冊可予以維持。判斷是否屬于類似商品需要考慮商品的功能、用途、材料、性能等物理屬性，還應(yīng)當(dāng)考慮生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等是否有較大關(guān)聯(lián)性及相關(guān)公眾是否會認(rèn)為兩者是統(tǒng)一主體提供等因素。商品的自然屬性越接近，商品類似的可能性越大。該案中，法院對于鞋與服裝、襪在功能、用途、消費渠道、消費群體、生產(chǎn)部門或者在提供主體方面是否存在差異秉持了保守的態(tài)度，即認(rèn)為在功能、用途等方面具有一定差異。同時，法院認(rèn)為在判斷商品是否類似時一般依據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》對類似商品進(jìn)行認(rèn)定，該案中的鞋與服裝、襪不屬于同一類似群組，因而不構(gòu)成類似商品。

　　我國商標(biāo)法設(shè)立“撤三”制度的目的，在于避免注冊商標(biāo)長期擱置不用，并及時清理閑置商標(biāo)。筆者認(rèn)為，隨著實踐的發(fā)展，在“撤三”案件中進(jìn)行商品類似關(guān)系判斷時，究竟是以《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》或其物理屬性作為首要判斷依據(jù)，還是應(yīng)當(dāng)考慮更多的實際要素并結(jié)合個案提交證據(jù)的情況綜合認(rèn)定，有待加以明確和統(tǒng)一。

標(biāo)簽：信陽唐山龍巖樂山甘南晉中那曲包頭

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